ⅰ 第９類？ 第４２類？ どっち？
結論を先に言ってしまうと両方指定して出願しておくことが望ましいです。
特許庁データベース「特許情報プラットフォーム」
（URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage）は商標の登録状況の他にも、商品又はサービスを願書に記載する際に使用する参考表記とその分類を調べることができます。
実際に「プログラム」と入力して検索をクリックしてみますと、検索結果が1000件を超え再検索を要求されてしましました。
そこでプログラムに類似するワードとして「ソフトウェア」にキーワードを変更して再度検索をクリックしてみますと、第４１類の「操作方法の教授」や第４５類の「利用に関する契約の代理」等、今回は関係のない情報もヒットしましたが、検索結果の多くがやはり「第９類」と「第４２類」に分類されておりました。
ⅱ そもそもなぜ２つのクラスに分かれる？
商標法上のクラスの編成をおまかに分けると、全部で４５のクラスは、商品を分類する第１類から第３４類までのクラスと、サービスを分類する第３５類から第４５類までのクラスの二つに分かれます。
そこで「プログラム」で上記のクラスの編成を当てはめてみると、第９類に該当するプログラムには商品としての分類が与えられており、第４２類に該当するプログラムにはサービスとして分類が与えられていることになります。
商標法の世界では、商品とサービスを分けるメルクマールは「流通性」にあるといわれています。
例えば「マンション」は世間一般では商品として取り扱われておりますが、不動産は流通性がないため商標法の世界では他人に不動産を仲介するサービスとして扱われます。では「プログラム」に流通性を当てはめた場合・・・、わかりにくいです。
ここでも結論を先に申し上げますと、ユーザーが使用する際に端末にインストールするタイプのプログラムは「第９類」に分類され、ユーザーがプログラムを使用する際に端末にインストールしないタイプのプログラムは「第４２類」に分類されます。
ユーザーが端末にインストールするプログラムの代表格はオンラインストアからダウンロードする「アプリケーションプログラム」や量販店で購入するいわゆる「パッケージソフト」ですね。
一方、ユーザーが端末にインストールしないプログラム代表格は、例えば「クラウドコンピューティング」や「アプリケーションサービスプロバイダ」です。
クラウドやＡＳＰは、ユーザーはインターネット上でプログラム使用しており、プログラム(サービス)の提供を受けていることになるため、このようなプログラムは商品ではなくサービスのクラスである第４２類に分類されるのです。
ⅲ 一方の固め打ちは危険？
例えば、自社が提供するサービスが「クラウドコンピューティング」に分類される場合であっても、そのシステムにユーザーがログインするために、アプリケーションプログラムを使用することは多々あります。
また、昨今のスマートフォンの普及により、従来ＡＳＰで提供していたサービスをアプリケーションプログラムとして提供していることもあります。
つまり「プログラム」と「プログラムの提供」は相互に関連する商品とサービスといえます。
また、どちらか一方のみ登録を受けても、他方を他人に登録される危険性があり、「プログラム」では自分の商標が登録ができても、その一方で「プログラムの提供」は類似する商標で他人が登録を受けているという、非常にアンバランスな状態にもなりかねません。
つまり、既に結論を申し上げております通り「プログラム」に関連する内容で商標登録出願をする場合には、「プログラム」と「プログラムの提供」の両方を指定して出願しておくことが望ましいといえます。
なお、第９類の「プログラム」と第４２類の「プログラムの提供」では与えられた類似群コードが異なります。
ここで、類似群コードとは商品やサービスの類似関係を判断するために使われる記号であり、同一の類似群コードが与えられた商品又はサービスは、原則として類似する商品又はサービスに該当するものと推定されます。
しかし、特許庁は「プログラム」と「プログラムの提供」とを「備考類似」に該当すると判断しています。
ですのでどちらか一方について登録を受けている状態で、他方を後から他人に出願された場合でも、異議の申立て等によって登録を取り消すことはできます。
しかし、備考類似は原則として審査段階では判断の対象にはならず、登録を取り消すためには異議の申立てや常日ごろから他人の出願をウォッチングする必要があり、不要な余計な手間と費用がかかります。
したがって、やはり「プログラム」に関連する内容で商標登録出願をする場合には、「プログラム」と「プログラムの提供」の両方を指定の上で出願しておくことが望ましいといえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247