商標登録出願を特許庁に行うと審査がなされます。
審査の結果、拒絶理由があると特許庁から拒絶理由通知が行われます。
拒絶理由通知に一定期間内に応答しないと拒絶査定になってしまいます。
例えば、せっけん類と化粧品を含む指定商品のうち、せっけん類だけに拒絶理由があるけれども化粧品には拒絶理由がない、という場合があります。
この場合、せっけん類についての拒絶理由を解消しないと、化粧品もろとも拒絶査定になります。
化粧品には拒絶の理由がないにも関わらず拒絶査定になるのは、拒絶理由を全部解消しないと商標登録されないからです。
出願内容の一部にでも拒絶理由が残っていると商標登録出願全体が拒絶査定になります。
上記の場合、補正にてせっけん類を削除してしまえば拒絶理由が解消しますので、化粧品について商標登録がなされます。しかしせっけん類については商標権を得ることができません。
せっけん類についても商標権を得る方法としては色々あります。例えば、
- 拒絶査定になっても拒絶査定不服審判で争う
- せっけん類について分割出願を行う
- せっけん類をいったん削除して、後日せっけん類について再度商標登録出願をする
などの作戦があります。
１）の拒絶査定不服審判は東京地裁の第一審に相当するものであり費用もかかりますので、どうしてもせっけん類について商標権が必要なら２）の分割出願を行うのがよいです。
分割出願とは元の出願内容から一部の指定商品や指定役務の部分を取り出して新たな出願とする手続きです。商標自体については変更できませんのでご注意ください。
分割出願のメリットは、分割出願の出願日が元の出願の出願日と見なされることです。
元の出願の出願日以降に同業他社が同じような出願を行っていても分割出願の出願日は遡及しますのでこちらが先の出願となり、同業他社の出願は同じ範囲について商標登録を受けることができません。
最後の出し直し出願は最後の最後の手段であり、出し直し出願の前に他の誰かが出願していると権利をその方にもって行かれる可能性があります。
それぞれメリットやデメリットがありますので、実際にどの作戦でいくかは相談の上決定することになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247