索引
（１）他人の商標権と出願商標の内容が衝突している場合とは？
出願商標と他社の登録商標との関係
商標権は独占権であり、同一の商標権については、その商標権の権利者として認められた人だけが権利を保有することができます。
このため、先行して発生している商標権についての登録商標と全く同一の商標は、後から出願しても審査に合格できません。
後から出願した商標について重ねて商標権が認められると、そもそも独占権ではなくなってしまいます。
商標法には、既に商標権の発生している他人の登録商標と同じ商標とか、登録商標に似た商標は登録を認めないとの規定があります（商標法第4条第1項第11号）。
商標同士が類似するかの判断基準は？
商標同士が互いに類似するかどうかは次の三つの要素から判断します。
- 外観：商標を観察した場合の見た目を意味します
- 称呼：商標を口に出して読んだ場合の音を意味ます
- 観念：商標から生じる意味合いを示します
これらの外観・称呼・観念の三つの項目のうち、少なくとも一つが共通すれば、商標同士は互いに類似するものと判断されます。
判断は審査を行う特許庁の商標審査官が、一般需要者ならどう判断するだろう、と考えて結論を出します。
今回は事例として、こちらの出願商標Aを「さくら」、他者の先行登録商標Bを「SAKURA」としましょう。
商標Aと商標Bは、字体が異なっているため外観は共通しませんが、両者ともそれぞれの商標を読んだ際に現れる「サクラ」との称呼が共通します。このため両者は類似すると判断されます。
指定商品・指定役務との関係
上記の出願商標A「さくら」は、他者の先行登録商標B「SAKURA」が存在したら、全く商標の審査に合格できないのでしょうか。いえいえ、そんなことはありません。
出願商標Aが審査に合格できるかどうかは、先行登録商標に対する出願商標Aの同一・類似関係だけではなく、指定商品・指定役務にも基づいて判断されます。
指定商品・指定役務とは、出願商標Aを特許庁に商標登録出願した際に、願書に記載した商標を使用する対象となる商品や役務のことです。
願書に記載した出願商標Aについての指定商品・指定役務が、先行登録商標Bの指定商品・指定役務と関係がなければ、先行登録商標Bが存在しても、出願商標Aの審査合格の抑止効果はありません。
次の図1を見てください。
図１ 指定商品・指定役務が無関係の場合
出願商標A「さくら」の指定商品は「文房具」です。これに対して先行登録商標B「SAKURA」の指定商品は「ビール」です。
「文房具」と「ビール」とは互いに無関係の商品ですから、出願商標A「さくら」の出願内容と、先行登録商標B「SAKURA」の商標権の範囲には重複部分がありません。
結果として、先行登録商標B「SAKURA」が存在しても、出願商標A「さくら」の審査合格が妨害されることはありません。
図２ 指定商品・指定役務に一部重複部分がある場合
図２の場合は、指定商品の一部に重複部分があります。
出願商標A「さくら」の指定商品が「化粧品，歯磨き，歯ブラシ」であり、先行登録商標B「SAKURA」の指定商品が「歯ブラシ，つまようじ」であった場合、両者の指定商品は、「歯ブラシ」の部分で権利内容が共通します。
互いに類似しない指定商品を含む場合であっても、一部でも指定商品に共通部分があるなら、図2の重なり部分で権利内容の衝突が生じていると判断されます。
このため、出願商標A「さくら」の内容に、指定商品として「歯ブラシ」が残る限り、審査に合格することができません。
先に説明した商標法第4条第1項第11号は、互いの指定商品・指定役務が関係する場合にも審査に合格させない、と定められているからです。
図２の場合のように権利内容に重複部分が生じた場合には、その重複部分の指定商品や指定役務を削除する補正により、審査に合格できない理由を解消することができます。
図３ 指定商品・指定役務の全部が重複する場合
図３の場合のように、出願商標A「さくら」の指定商品の内容が、全て先行登録商標B「SAKURA」の指定商品に含まれる場合は補正による対抗手段は有効な方法ではないです。
仮に出願商標A「さくら」の指定商品が「歯ブラシ」であり、先行登録商標B「SAKURA」の指定商品が「化粧品，歯磨き，歯ブラシ，つまようじ」であった場合、出願商標A「さくら」の指定商品が「歯ブラシ」を補正により削除してしまうと、権利内容がなくなってしまうからです。
ただし、この逆の関係の場合には、図４の様に、権利の重複部分をくり抜いて除いてしまって、ドーナッツ型の権利を取得することができます。
図４ 指定商品・指定役務の重複部分をくり抜いた場合
（２）権利内容の衝突を回避するには？
先に説明した通り、まずは指定商品・指定役務の重複部分を消去する方法が有効です。
ただ、実際に問題が生じている指定商品・指定役務を削除できない場合には、指定商品・指定役務部分で権利の衝突が生じているのを認めた上で、出願商標A「さくら」と先行登録商標B「SAKURA」とが互いに似ていないことを審査官に主張していくことになります。
今回の事例の場合では、出願商標A「さくら」と先行登録商標B「SAKURA」とでは読み方である称呼が完全に一致しています。このため特許庁の審査官に、「私は似ていないと思う」ということを説明したとしても、審査で拒絶される結果になることは避けられません。
ちなみに出願商標A「さくら」を、先行登録商標B「SAKURA」が特許庁に出願される前よりも先に使っていて、しかも現在では出願商標A「さくら」が相当程度有名になっている場合でも、出願商標A「さくら」は審査に合格できません。
なぜなら、先行登録商標B「SAKURA」が存在し続ける限り、商標法第4条第1項第11号にいう、権利内容の衝突状態が解消されていないからです。
出願商標A「さくら」を審査に合格させるためには、異議申立制度や無効審判制度により、先行登録商標Bの商標権を消滅させることが必要になります。
（３）自分の類似商標は障害になるのか？
権利内容の衝突が問題になるのは他人との関係の場合のみ
仮に現在一つ商標権を保有しているとして、その商標権の内容と衝突する内容の追加の商標登録出願はできるのでしょうか。
完全同一内容の追加出願は審査で弾かれる
商標も先の商標権のものと同じで、指定商品・指定役務の内容も先の商標権と全く同じものを出願した場合、「商標法の趣旨に反する」との理由で、特許庁では登録を認めません。
これはお金と時間の無駄になります。
先の登録商標と同じではないが類似する商標の場合はどうか？
同一ではないが、互いに類似する商標の場合、後から同一商標権者が追加出願した場合は、自分の先の登録商標の存在は後からの追加出願の障害にはならないです。
先に説明した商標法第4条第1項第11号は、「他人」の保有する商標権との衝突を問題にしているからです。自分の先の商標権は、他人の保有する商標権ではないので、商標法第4条第1項第11号は働かないです。
（４）まとめ
後で他人の商標権と衝突して出願商標全体が拒絶されることがないよう、事前に商標調査で問題となる登録商標の存在を洗い出しておくことが有効です。
事前調査をした上で、特許庁と商標の類似判断を争っていくのか、または指定商品・指定役務を削除して対応するのかを考えます。
可能であれば、他社の先行登録商標がない商標を独自に考えていくのがよいです。
既に存在している登録商標に近い商標を採用すると、仮に審査に合格できたとしても、他社から異議申立や無効審判等の攻撃を受ける可能性が残るからです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247