１．特許権などの侵害と警告書の送付等
特許発明や登録商標などは、その権利者に独占的な利用が認められています。第三者が無断で特許発明や登録商標を利用したとき、第三者には特許権や商標権の侵害が成立し得ます。
権利者は、自己の特許権や商標権が侵害されていると考えた場合、まずは、権利侵害の成否を慎重に検討する必要があります。
特許の場合、被疑侵害製品の特許発明の技術的範囲への属否を検討するとともに、特許が無効とされるリスクも検討する必要があります。
商標の場合、被疑侵害者の標章が商標として使われているのか確認するとともに、登録商標や指定商品等との類否も検討します。
商標登録の無効は特許ほど多くはないものの、無効事由の有無についても注意が必要です。
被疑侵害者との間にビジネス上の関係があれば、その関係への影響を見極める必要があるところ、ビジネス上の関係の有無も確認した後、権利侵害の成立が見込まれれば、警告書を送付します。
警告書により対象製品の製造販売が特許権を侵害する旨通知し、対象製品の製造販売の中止を求めます。
特許が参入障壁の構築を主目的とするものでなければ、ライセンス契約締結の提案を行うことも考えられます。
警告書の送付を受けた被疑侵害者は、特許権や商標権などの侵害の成否を検討します。
また、場合により、担当者間で交渉の場が持たれ、特許に関しては、権利者側からクレームチャートが提供されたり、被疑侵害者側から特許の無効を基礎づける資料が提出されたりします。
権利者と被疑侵害者との間において、交渉が継続し、交渉がまとまらなければ、訴訟も選択肢となります。
２．警告書の送付等が違法となり得る場合
権利侵害の成立が見込まれる場合、権利者が被疑侵害者に対し警告書を送付することは基本的に正当な権利の行使といえます。
それでは、権利者が被疑侵害者ではなくその取引先に対し警告書を送付することに問題はないでしょうか。
被疑侵害者のみならず、その取引先にも被疑侵害者の知的財産権侵害を知らせれば、被疑侵害者に対して抑止的な効果が期待できるため、権利者の立場からすれば、被疑侵害者の取引先にも警告書を送付したいと考えるのも理解できないことではありません。
ただ、かかる警告は、不正競争防止法の以下の規定に照らして、慎重な検討が必要です。
第２条この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
（１５）競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
（不正競争防止法２条１項１５号）
上記の規定は、営業誹謗行為を不正競争の１つと定めるものです。
営業誹謗行為は、差止や損害賠償の対象となり得るところ、被疑侵害者の取引先に対し警告書を送付すれば、この営業誹謗行為に該当する可能性があります。
すなわち、権利者・被疑侵害者の営業において、需要者・取引者を共通にする可能性があれば、権利者と被疑侵害者は「競争関係」にあるといえます。
また、被疑侵害者が知的財産権を侵害している旨伝えることは、被疑侵害者の社会的評価を低下させるものであり、「営業上の信用を害する」ものといえます。
確かに、権利者の知的財産権を被疑侵害者が侵害していることが事実であれば、客観的な事実に反するものではない以上、「虚偽の事実を告知」したことにはならず、営業誹謗行為には該当しません。
ただ、被疑侵害者が知的財産権を侵害している旨伝えたものの、実は、知的財産権の侵害は成立しないと、後日、判明することがあります。
例えば、裁判所の判決により、特許権を侵害していると伝えたものの特許発明の技術的範囲に属さないことが判明したり、商標権を侵害していると伝えたものの登録商標とは非類似であると判明したりすることがあります。
そのような場合、従来の裁判例は、「虚偽の事実」に当たると簡単に判断し、営業誹謗行為に該当すると判断する傾向にありました。
知的財産権侵害の成否の判断は困難を伴うものであり、従来の裁判例を踏まえるならば、被疑侵害者の取引先への警告書の送付は慎重な検討が必要といえます。
他方、従来の裁判例によれば、権利者が営業誹謗行為に該当することを恐れて、正当な権利行使も躊躇してしまう事態が想定されます。
比較的近時の裁判例には、知的財産権の侵害が成立しないことが後日判明したとしても、一定の条件の下、権利者の責任を認めないものも存在します。
以下の裁判例は、権利者には注意義務違反はなく過失がないとして権利者の責任を認めなかったものです。
以上のように，特許権者である１審被告が，特許発明を実施するミヤガワらに対し，本件特許権の侵害である旨の告知をしたことについては，特許権者の権利行使というべきものであるところ，本件訴訟において，本件特許の有効性が争われ，結果的に本件特許が無効にされるべきものとして権利行使が許されないとされるため，１審原告の営業上の信用を害する結果となる場合であっても，このような場合における１審被告の１審原告に対する不競法２条１項１４号による損害賠償責任の有無を検討するに当たっては，特許権者の権利行使を不必要に萎縮させるおそれの有無や，営業上の信用を害される競業者の利益を総合的に考慮した上で，違法性や故意過失の有無を判断すべきものと解される。
（知財高判平成２３年２月２４日判タ１３８２号３３５頁）
３．おわりに
知的財産権の侵害は成立しないと後日判明した場合、裁判例には、権利者に責任を認めるものがある一方、一定の条件の下、権利者の責任を否定するものがあります。
比較的近時の裁判例の傾向に対しては、肯定的に評価する見解がある一方、否定的に評価する見解もあります。
知的財産権侵害の成否の判断は困難を伴うものであり、権利行使の際には、専門家の助言を求めるなどし、慎重な検討を経ることが大切であるといえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士都築健太郎
03-6667-0247