１．はじめに
私の鉄板ネタの一つなのですが、お客さまで商標登録をしていない段階で、こちらと同じ店名を使っていた後発の他店に、無断でこちらの店名を使わないように警告した人がいました。
警告された他店は、警告した側が商標登録していないのに気づき、先に自分の店名を商標登録してしまい、逆に最初に警告した側が返り討ちにあった事例です。今回はこの事例を取り上げます。
※当事者を特定できないように、事例を変更しています。
２．近所に同じ店名の業者が開店、同じ名前を使うな、と警告
Ａさんは、ラーメン店を営むオーナーです。近所に別のＢさんがオーナーのラーメン店が開店し、こちらの店名と同じ店名を使っていたので、使わないように強く抗議しました。
ただ、Ａさんは警告時点では自分の店名を商標登録していない状態でした。
抗議を受けたＢさんは、Ａさんが自分の店名を特許庁に商標登録していないことを知り、こっそり自分の店名を先に特許庁に商標登録してしまいました。
特許庁の審査後、審査に合格して商標権を得たＢさんは、最初に店名を使うな、と抗議・警告してきたＡさんに対して、逆に、商標権侵害になるから店名を使うな、と返り討ちの攻撃を浴びせた事案です。
３．対応に困って、ファーイースト国際特許事務所に相談に
商標権侵害になるので店名を使うな、と逆警告を受けたＡさんは、困ってファーイースト国際特許事務所に相談にきた案件です。
こちらが先に店名を使っていたのに、後から同じ店名を使うのは許せない。しかも後から商標権を取得して、先に使っている側に店名を使うな、と脅すのは悪質だ、というのがＡさんの主張です。
法律上はどうなっているのでしょうか。
商標登録は早い者勝ちの制度
驚くかもしれませんが、商標権者になれるのは、先に商標を使った人ではないです。先に特許庁に権利申請した人が権利者になります。
この様に、先に特許庁に権利申請した人が権利者になる制度のことを先願主義といいます。
先願主義の場合、後から勝手に他人の商標を自分で登録する人がでるので、制度としてはまずいように思えます。
一方で、先に商標を使用した者が権利者になる制度のことを使用主義といいます。
なぜ日本の商標法は先願主義を採用しているのでしょうか。
使用主義だと、いつまで経っても本当の権利者を決定できないデメリットが
先に商標を使用した者が権利者になる制度の使用主義の場合、いつまで経っても本当の権利者を決定できない問題があります。
Googleとかマイクロソフトとかの商標について、日本で先に使用を開始したのは私だ、と名乗りでてくる人が現れるたびに、誰が本当の権利者かを決定する裁判が必要になります。
勝てば売上の数％を抜くことができるのですから、我こそが先に使用した本当の権利者だ、と、いつまで経っても、名乗り出てくる可能性があります。
これに対し、先願主義の場合、誰が本当の権利者かは、特許庁に願書を提出した日付により確実に決定することができます。
誰が本当の権利者かの争いがない点で、先願主義が優れています。
この点から日本を含む多くの国で最も速く特許庁に権利申請した者が商標権になる先願主義が採用されています。
原則論からいえば、今回の場合は、最初に商標登録せずに警告したＡさんの負け、ということになります。
４．相手の自爆ミスで商標権侵害を回避
このケースでは、相手側のＢさんが自分で特許庁に権利申請したため、致命的な権利取得ミスをしました。
ラーメン店の場合は、店舗内提供のイートインの権利範囲と、ラーメンをお持ち帰りするテイクアウトの権利範囲があります。
後からラーメン店を開いたＢさんは、間違えてラーメンのお持ち帰りのテイクアウトの権利だけを商標登録していて、肝心かなめの店舗内提供のイートインの権利範囲を取り忘れているというミスをしていました。
もし、後発者のＢさんが、商標登録のプロの弁理士か弁護士に相談していたなら、こんな初歩的なミスはしなかったと思います。
Ｂさんが権利取得のミスをしていることをＡさんに伝え、ＡさんはＢさんが取り忘れた肝心かなめの店舗内提供のイートインの権利範囲を取得することにしました。
商標登録すればよい、という話ではなく、適切な権利範囲で商標登録をしないと、意味のない権利をお金を払って取得することになります。
Ａさんは、後発者のＢさんが取得しなかった店舗内提供のイートインの権利範囲を権利申請し、自分の店名の商標権を取得することができました。この結果、商標権の権利侵害を免れることができました。
ちなみに商標権を侵害した場合、侵害者は最高懲役10年、罰金は最高1000万円、法人の場合は最高3億円になります。
またこれだけでなく、民事裁判で、差止請求や損害賠償請求を受けることもあります。
こういった商標権者側からの攻撃を回避することができます。
５．短気は損気
今回のケースでは、頭に血が登ったＡさんが後発者のＢさんにいきなり怒鳴り込んだことが問題発生の引き金になりました。
後発者のＢさんが自分で特許庁に商標登録してミスをしたおかげで、たまたまＡさんの場合は救われる結果になりました。
ただ、プロならこのような点は見過ごすことはないです。
いきなり殴り込みをかける前に、クールダウンして、商標登録のプロである弁理士・弁護士の意見を聞くのがよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247