商標登録の実例を調査していると「やっちまったなベイベー」の事例を見つけることがあります。プロにチェックしてもらったなら、しなかったミスです。どこがまずいのか、どこを修正すればよいのかを解説します。
商標登録の願書は、一度特許庁に提出してしまうと、その後は指定商品・指定役務を増やして権利の範囲を広げることができなくなります。記載した範囲を削る補正はできますが、取り忘れた商品や役務は、別の出願で申請します。
1. 想定事例：かばんを指定した区分と指定商品役務の事例
願書に、次の区分と指定商品を記載して、特許庁に提出した、とします。
- 第１８類「かばん類」
- 第３５類「かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
これ自体は、何も間違っていません。
おそらく、ネットかなにかの資料を参照して、「かばん」のキーワードで検索して、得られた結果を記入したのでしょうね。
問題は、この記載自体は間違っていないからこそ、どこを直すべきか分かりにくい点です。
2. 倍額の費用を払う必要があったのか
2-1) 両方の区分が必要か、商標の使い方から考える
上記の事例では、第１８類と第３５類の２つの区分を権利申請しています。商品のブランドとして商標を使うなら第１８類、小売サービスの名称として使うなら第３５類が、それぞれの使い方に対応します。他人が後から同じ商標を登録するのを防ぐ働きは、片方の区分の登録でも得られます。
なぜなら、第１８類の「かばん類」と第３５類「かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、互いに類似する関係にあるからです。
このため、第１８類「かばん類」か、第３５類「かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のどちらかの区分で権利を申請しておけば、審査に合格できたなら、他人は同じ商標について、他方の区分で後から商標登録できなくなるからです。
互いに衝突する権利内容の後からの登録を特許庁は認めないから、です。
商標権は独占権なので、重複する範囲で権利者が複数いる状態が発生するとまずいからです。
商品のブランドと小売サービスの名称の両方に商標を使うなら、それぞれの使い方に対応する登録を検討します。ただし、両方を取ると、業者に支払う費用も高くなってしまいます。
他人の後からの登録を防ぐ働きと、自分の商標の使い方に対応する登録を得ることは、分けて考えてください。そのうえで、後から権利を補充する場合との総額費用との見合いで、最初に両方を取ってしまうのか、後から取るのかを検討すればよいです。
3. 無料でとれる範囲を取らなくてよかったのか
3-1) それぞれの区分には無料で追加できる商品役務がある
ここがポイントです。
上記の想定事例ではかばんの権利だけを取っていますが、追加料金を払わずに追加できる商品や役務の範囲があったのをご存知でしたか？
最初に取り忘れて、後から追加したなら、また最初と同額の特許庁印紙代が発生します。一つの区分を追加して権利を取り直すのに、特許庁印紙代だけでも5万円近くを要します。
しかも、これから未来永劫、更新のたびに、本当は支払う必要のなかった5万円近くを、未来永劫はらい続けることになります。
例えば第１８類の「かばん類」の権利を取得する際に、「キーケース、財布、傘」などを追加しても特許庁に支払う印紙代については追加費用は発生しません。
逆に、追加しないと「キーケース、財布、傘」などの権利が抜け落ちます。
同様に、例えば第３５類「かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の権利を取得する際に、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とか「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」などを追加しても特許庁に支払う印紙代については追加費用は発生しません。
ご存知でしたか？
3-2) 範囲を広げたら、追加費用が発生するのでは？
それは、対応する業者の費用体系に依存します。いずれにせよ、特許庁に支払う印紙代の金額は変わらないです。
もし、最初の願書に記載する商品役務の範囲を広げることにより費用が増加するなら
- ①最初の出願に入れて最初に取りきってしまうのに要する金額総額
- ②最初の出願に入れるのを見送り、後から権利を取り直すのに要する金額総額
の総合判断で考慮するのがよいと思います。
使っていない商品や役務まで入れると、不使用取消審判を請求されるから、という説明を受けることがあります。不使用取消審判は、継続して3年以上使っていない指定商品・指定役務について請求できますが、請求は一体として扱われます。請求された商品・役務のうち一つでも、審判請求の登録前3年以内に日本国内で登録商標を使っていたことを証明できれば、請求は退けられ、登録は維持されます。使っていない商品・役務だけを対象に請求されたときは、応答せずに放置しても、使っている商品・役務の登録には影響がなく、守るための費用もかかりません。取消審判を理由に、同じ料金で入れられる商品・役務を最初から外す必要はありません。
4. まとめ
上記の事情をすべて把握した上で、出願する権利内容を定めたならよいです。
けれども上記の事情を知らないままとか、知らされないままに手続を進めると、最初の出願に含めたなら追加の印紙代なしで取得できた権利内容を、後から別の出願で取り直すことになります。出願・登録の費用をもう一度支払うのです。
もし、自分の取得した権利に、本来なら無料で追加できたはずの権利の取得漏れがあるなら、なぜ権利の取得漏れがあるのか、手続きをお願いした業者に直接聞いてみてください。
出願を急ぐ気持ちは理解できますが、気が付きにくい落とし穴にはまらないように注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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