商標登録は弁護士と弁理士のどちらに頼む？業務範囲の違いと、依頼先を選ぶときの3つの確認点

1. 商標登録を頼めるのは弁護士と弁理士だけ

商標登録の手続を他人に代わって行えるのは、法律上、弁護士と弁理士だけです。資格のない者が報酬を得て業として出願の代理を行うことは、弁理士法で禁じられています。

依頼先の候補が弁護士と弁理士の2つに絞られるとはいえ、両者の仕事の中身は同じではありません。この記事では、弁護士と弁理士の業務範囲の違い、弁護士に商標出願を頼むときに起きやすいこと、出願と訴訟を分けて頼む方法、依頼先を選ぶときの確認点をお話しします。

2. 弁護士と弁理士、業務範囲はどう違うか

弁理士は権利を取る専門家

弁理士は、特許や商標などの知的財産について、特許庁への出願と権利化を主な業務とする国家資格者です。商標登録の場面では、商標の調査、区分と指定商品・指定役務の選定、出願書類の作成、特許庁から拒絶理由が通知されたときの応答、登録後の更新まで担当します。

日々の業務が特許庁の手続に集中しているため、審査の運用に関する経験が積み上がります。同じ弁理士でも、訴訟や契約を専門とし、出願の経験が少ない人もいます。

弁護士は争いを解決する専門家

弁護士は、民事事件や刑事事件を含む法律事務の全般を扱います。商標に関しては、侵害訴訟や警告書への対応、ライセンス契約の交渉など、権利を取った後の争いの場面が中心です。弁護士は商標の出願手続も行えますが、商標出願を日常的に扱っている弁護士は限られます。

弁理士が侵害訴訟の代理人になるには

商標権侵害訴訟で代理人を務められる弁理士は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限られます。付記を受けた弁理士でも単独では受任できず、弁護士と共同で代理人になります。出願を頼んだ事務所にこの体制がなければ、争いが起きたときに別の弁護士を探すことになります。

3. 弁護士に商標出願を頼むときに起きやすいこと

将来の争いに備えて、最初から弁護士に頼みたいと考える方もいます。弁護士に出願を頼むこと自体は認められていますが、次の2点を知ったうえで判断してください。

商標出願に慣れた弁護士が少ない

弁護士は民事、刑事、企業法務と分野を横断して法律事務を抱えているため、商標の出願に割ける時間が限られることが多くなります。拒絶理由への応答や指定商品の書き方には特許庁の審査基準に沿った判断が求められ、経験の差が結果に表れます。商標出願を専門に扱う弁護士を探すのは、弁理士を探すより難しいのが実情です。

実際に書類を作るのが誰か見えにくい

商標登録を専門とする弁護士は少なく、実際の作業は事務職員が担うことがあります。弁護士が指揮監督の責任を負う前提で事務職員が作業を分担することは違法ではありませんが、依頼者からは、商標の内容を判断しているのが誰なのかが見えにくくなります。相談の場で弁護士と直接話せないことは、依頼者の不満につながります。

4. 出願は弁理士、争いは弁護士、という分け方

費用が二重になることはない

商標登録の出願を弁理士に、訴訟を弁護士に頼む分け方は、実務で広く行われています。出願の代理には出願の費用を、訴訟の代理には訴訟の費用を支払うだけで、業務が分かれていても費用が二重になることはありません。

登録された商標のうち、訴訟まで進むものはごく一部です。争いが起きた時点で弁護士に頼めばよく、出願の段階から弁護士に頼む必要はありません。

訴訟になってから弁護士を探す負担

分けて頼むときに気をつける点があります。裁判が始まってから商標の訴訟に詳しい弁護士を探すのは、時間との競争になります。出願を頼んだ事務所に訴訟を担える弁理士や弁護士がいなければ、新しい依頼先に出願からの経緯を説明し直すことになります。

提携弁護士が常勤していない事務所

特許事務所に提携弁護士がいると案内されていても、その弁護士が常勤していないことがあります。争いが起きたときに、弁理士と弁護士のどちらに相談すればよいのか分かりにくく、連絡が行き違う原因になります。

弁理士に頼んでも担当が無資格者になることがある

弁理士に出願を頼んだ場合でも、実際の担当者が無資格の職員になる事務所があります。無資格者を多く使えば人件費を抑えられますが、依頼者が専門家と直接話す機会は減ります。依頼先が弁理士の事務所であることと、弁理士が直接担当することは、別の話です。

5. 依頼先を選ぶときの3つの確認点

無資格者への丸投げを避け、争いになっても同じ事務所で対応してもらいたいなら、次の3つを満たす特許事務所を探します。

1. 無資格者に業務を丸投げしない

事務所の中で、商標登録の業務を無資格者に任せきりにせず、弁理士や弁護士が直接対応していること。

2. 商標専門の弁理士・弁護士が常勤している

商標を専門とする弁理士や弁護士が常勤し、依頼者との相談や連絡を直接行っていること。

3. 商標権侵害訴訟に対応できる弁理士がいる

特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士が在籍し、争いが起きたときに弁護士と共同で対応できること。

3つすべてを満たす事務所を見つけるのは難しいと感じる方もいます。ファーイースト国際特許事務所は、この3つの条件をすべて備えています。

他の特許事務所が「無資格者に業務を丸投げしない」と宣言しないのはなぜでしょう。私たちは「無資格者に業務を丸投げいたしません」と明言し、いつもこの点を明確にしています。

商標登録の依頼先を探している方は、無料調査のお問い合わせからご相談ください。出願費用の目安は商標登録の費用に掲載しています。

6. 商標登録の依頼先に関するよくある質問

Q1. 弁護士と弁理士、どちらに頼んでも結果は同じですか？

結果は担当者の経験で変わります。登録できるかどうかは、指定商品・指定役務の書き方や拒絶理由への応答の質に左右されるためです。資格の種類より、商標の出願を日常的に扱っているかどうかで選びます。

Q2. 弁理士に頼むと、後で訴訟になったときに困りますか？

出願を頼んだ事務所に、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士と弁護士がいれば、出願時の資料と経緯をそのまま引き継いで対応できます。この体制がない事務所に頼んだ場合は、争いが起きた時点で弁護士を探します。

Q3. 「弁理士が担当」とあれば、無資格者が担当することはありませんか？

事務所によって異なります。依頼の前に、相談と連絡の相手が弁理士本人かどうかを確認してください。

Q4. 出願と訴訟を別の事務所に頼むと、費用が二重になりますか？

二重にはなりません。それぞれの手続に対する費用を、それぞれの依頼先に払うだけです。ただし、別の事務所に頼むと、出願からの経緯を説明し直す手間がかかります。

Q5. 依頼する前に、事務所に何を聞けばよいですか？

担当者が弁理士か弁護士か、商標を専門にしているか、侵害訴訟に対応できる弁理士がいるかの3点です。あわせて、費用の内訳も確認します。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士　平野　泰弘
03-6667-0247