索 引
1. 商標権は出願時ではなく設定登録で発生する
商標登録出願をした時点では、まだ商標権は発生していません。審査を経て登録査定を受け、登録料を納め、特許庁の商標原簿へ設定登録された時に商標権が発生します。
したがって、出願中であることだけを理由に、第三者へ商標権に基づく差止めや損害賠償を請求することはできません。「出願済み」と「登録済み」は、交渉や表示の場面でも区別します。
出願中の商標を自社が使うこと自体は可能ですが、先行する他人の商標権などを侵害しないことが前提です。自社が出願したという事実は、他人の権利に対する免責にはなりません。
2. 「先願」は先に出願した側を登録で優先するルール
商標法は、同一または類似の商品・役務について、同一または類似の商標が別々の日に出願された場合、最先の出願人だけが登録を受けられると定めています。これが先願主義です。
実務で「先願権」という言葉が使われることはありますが、登録前から第三者の使用を排除できる商標権が得られる、という意味ではありません。先に出願したことによって得られるのは、後願との審査上の優先関係です。
同じ日に競合する出願がされた場合は、出願人間の協議で一人を定めます。協議が成立しないときは、特許庁長官が行うくじで登録を受けられる一人を定める仕組みです。提出時刻の数分差で優先が決まる制度ではありません。
3. 出願日が早くても登録が保証されるわけではない
先願は、競合する出願同士の順序を決める規定です。先に出願しても、その商標に識別力がない、他人の先行商標と抵触する、出所の混同を生じるおそれがあるなど、別の拒絶理由があれば登録されません。
後から出された商標も、文字が同じというだけで常に拒絶されるわけではありません。商標の外観・称呼・観念に加え、指定商品・指定役務が同一または類似するかを組み合わせて審査されます。
区分番号が違う場合も同様です。区分は手続上の商品・役務を分類する枠であり、区分が異なれば必ず非類似になるわけではありません。出願前の調査では、名称だけでなく商品・役務の範囲まで確認します。
4. 登録前に利用できる金銭的請求権
商標法13条の2には、設定登録前の金銭的請求権が設けられています。出願人が、出願内容を記載した書面を示して警告した後、相手が指定商品・指定役務について出願商標を使用した場合、業務上の損失に相当する金銭を請求できる制度です。
ただし、この請求権を実際に行使できるのは商標権の設定登録後です。出願が放棄、取下げ、却下となった場合や、拒絶が確定した場合などは、請求権が初めから生じなかったものと扱われます。
警告すれば直ちに使用を差し止められる制度ではありません。警告の時期、相手の使用態様、出願の見通しを確認し、登録後の商標権行使とは分けて検討します。
5. 先に使っていた事実だけでは十分でない
日本の商標制度では、原則として使用開始の早さより出願日の早さが登録の順序を左右します。長年使っていた名称でも、出願しない間に第三者が先に出願すれば、対応が難しくなることがあります。
商標法32条の先使用権が成立する場合はありますが、単に一度先に使っただけで認められる制度ではありません。不正競争の目的がなく、他人の出願時に、その商標が自社の商品・役務を示すものとして需要者の間に広く認識されていたことなどが条件になります。
商号、著作権、不正競争防止法上の表示など、商標法以外の保護が関係する場面もあります。どの権利を主張できるかは、使用開始日、広告資料、販売地域、売上、報道、相手の出願経緯などの証拠を基に判断します。
6. 名称の採用から出願までの確認手順
商品名やサービス名を決めるときは、公開直前に検索するだけでは足りません。候補を絞る段階から次の事項を記録します。
- 文字、読み方、ロゴなど、実際に使う表示
- 現在扱う商品・役務と、近い将来に展開する範囲
- J-PlatPatで確認した先行登録と係属中の出願
- 候補名の使用開始予定日、発表日、出願日
- 使用実績を示す広告、注文書、商品写真、ウェブ掲載記録
発表後に出願すると、その間に第三者の出願が入る余地が生じます。他方、急いで出願しても商品・役務の指定がずれていれば、事業に合う保護を得られません。名称調査と指定範囲の設計を済ませ、発表前の出願を検討します。
よくある質問
Q1. 出願番号が付けば、第三者へ使用中止を求められますか。
A. 出願しただけでは商標権に基づく差止請求はできません。設定登録前の金銭的請求権も、法定の警告などの条件があり、行使できるのは設定登録後です。
Q2. 自分が先に使っていた名称なら、後願でも登録できますか。
A. 先に使った事実だけで後願が優先されるわけではありません。先使用権にも周知性などの条件があるため、使用開始後も早期出願を検討します。
Q3. 同じ日に二人が同じ商標を出願した場合は早い時刻が優先ですか。
A. 同日出願は時刻順では決まりません。出願人間の協議を行い、成立しない場合はくじで一人を定めます。
Q4. 区分が違えば、同じ名称を出願しても問題ありませんか。
A. 区分番号だけでは判断できません。指定商品・指定役務の類似性と、商標自体の類似性を確認します。
Q5. 出願前調査で同じ文字がなければ安全ですか。
A. 完全一致だけでなく、読み方や意味が近い商標、係属中の出願も調べます。検索結果は調査時点の情報なので、出願直前にも再確認します。
参考資料
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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