索 引
１．商標としての使用
指定商品等の限定はあるものの、登録商標の独占的な使用が商標権者には認められています。
そして、第三者が、許諾なく、同一又は類似の商標を指定商品等に使用すれば商標権侵害が原則成立します。
ただ、自他の商品等を見分けられるようにし商品等の出所を表すために使用されるのが商標です。商標が付されていても、商品等を見分けられるようにし（識別可能なものとし）商品等の出所を表すものでないとき、商標としての使用（商標的使用）には当たりません。商標的使用に当たらないとき、保護する必要はなく、商標権侵害は成立しないことになります。
平成２６年の商標法改正に際し、以下のように２６条１項６号が設けられ、商標的使用に当たらないとき、商標権侵害とならないことが明確化されました。
第２６条 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。
⑥ 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
（商標法２６条１項６号）
商標権侵害訴訟で、商標的使用の有無が争いなるとき、被告は商標的使用に当たらないことを根拠付ける事実を主張し、反対に原告は商標的使用に当たることを根拠付ける事実を主張することになります。
２．具体例
（１）はじめに
例えば、文章を執筆する際、商品等に言及し文章中に商標を記載することは、ごく普通に行われていることです。このような商標の使用は、通常、商標的使用に当たらず、商標権侵害とはなりません。
商標的使用の有無が争点となった裁判例はたくさんありますが、比較的近時のものをいくつか紹介します。
（２）商品等の内容を表す使用
（事案の概要）
原告の登録商標は「ドーナツ」の文字から構成される。登録商標の権利範囲には「クッション」が含まれる。
被告はクッションを扱っていたところ、「ドーナツクッション」の文字が被告のクッションには記載されている。被告のクッションは中央に穴の開いた輪形の形状をしており、説明文や図が包装に掲載されている。
（判旨）
「被告商品の包装箱に接した一般消費者は，被告標章について，被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び説明文と相俟って，被告商品が中央部分を取り外すと，中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し，商品の出所を想起するものではないものと認められる。」
（知財高判平成２３年３月２８日判時２１２０号１０３頁）
（コメント）
「ドーナツクッション」は「ドーナツ」と「クッション」の結合商標です。
「クッション」の部分は指定商品との関係で識別力が認められないため、「ドーナツ」の部分が注意を引く部分です。
しかし、裁判所は被告の具体的な使用態様を検討した上で、被告のクッションの形状を「ドーナツクッション」はあらわすものにすぎず、識別機能がなく、商標的使用に当たらないとの結論を下しました。
（３）装飾的・意匠的な使用の場合
（事案の概要）
原告はピースマークの登録商標を保有しているところ、登録商標は「被服」等を指定商品とするものである。
被告は被服を販売しているところ、被告商品には、ピースマークが記載されている。被告商品にはキャラクターが記載されており、キャラクターの背景の一部としてピースマークが模様的にえがかれている。若者層でファッションに興味のある者はキャラクターを広く認識していた。また、ピースマークが示するものが平和であることは周知である。
（判旨）
需要者は
「・・・キャラクターの背景の一部として模様的に描かれた被告標章・・・については，『ピースマーク』として『平和』を表現するために用いられたものと認識し，商品の出所を想起させるものではないものと認められる。」
（東京地判平成２２年９月３０日判時２１０９号１２９頁）
（コメント）
装飾的・意匠的な使用であっても自他商品識別機能が認められるならば、商標的使用に当たります（大阪高判昭和６２年７月１５日無体集１９巻２号２５６頁）。
ただ、装飾的・意匠的な使用である場合、商品等の装飾・意匠としてのみ認識でき、識別機能が認められないこともあり得ます。
裁判所は、平和を表すものとしてのピースマークの周知性や若者層の間では広く認識されていたキャラクターに注意が向くことなどを理由にピースマークには識別機能が認められず、商標的使用に当たらないと判断しました。
（４）キャッチフレーズ・宣伝文句としての使用
（事案の概要）
原告の登録商標はロゴの文字が横書きされてなる「塾なのに家庭教師」である。登録商標の権利範囲には「学習塾における教授」が含まれる。
被告は学習塾を経営しているところ、被告チラシや被告ウェブサイトには、「塾なのに家庭教師」の文字が掲げられている。また、被告チラシなどには、集団塾と家庭教師のメリットデメリットを対比した説明文なども記載されている。
（判旨）
「・・・需要者は，被告チラシや被告ウェブサイトにおける他の記載部分と相俟って，『塾なのに家庭教師』の語は，学習塾であるにもかかわらず，自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなどの学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識し，その役務の出所については『塾なのに家庭教師』の語から想起するものではないものと認められる。」
（東京地判平成２２年１１月２５日判時２１１１号１２２頁）
（コメント）
特許庁は、キャッチフレーズにつき、原則として識別力がなく登録しない傾向にありました。他方、キャッチフレーズであっても識別力が認められるものも相当数あるところ、特許庁は平成２８年の審査基準の改定により、現在はキャッチフレーズにつき原則として識別力がないとの運用を改め、個別に判断するとしています。
上記裁判例の登録商標はロゴであり、改定前の審査基準によってもキャッチフレーズであることから直ちに識別力を否定されるかは議論の余地もあります。ただ、キャッチフレーズは登録を受けることができたとしても、相手方の具体的な使用態様次第では、やはり商品役務の出所を表示するものではなく、商標的使用に当たらない場合もあるといえそうです。
３．おわりに
第三者が無断で自己の登録商標を使用していることを発見した場合、商標権者は登録商標に係る権利に抵触するものであると主張したいところです。
ただ、その具体的な使用態様に照らすと、商標的使用といえないケースもままあります。商標的使用の有無が争点となった裁判例はたくさんあり、当事者間の交渉段階においても相手方の使用が商標的使用に当たるのかどうか慎重に検討することが不可欠といえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247