商標登録のコンセント制度とは？承諾の条件と交渉の注意点

1. コンセント制度でできること

使いたい商標を調べたところ、似た名前が先に登録されていた。そんなとき、相手の承諾を得て、自分の商標も登録できる可能性を開くのがコンセント制度です。ただし、承諾書さえあれば登録されるわけではありません。商品やサービスの出所について、お客様が混同するおそれがないことも条件です。

日本では2024年4月1日に制度が始まり、同日以降にされた出願が対象です。既に導入済みの制度なので、これからの制度開始を待つ必要はありません。先に登録された商標があるからといって、必ずこの制度で解決できるとも限りません。

この記事では、制度の条件と手続きに加え、承諾を求める交渉で何が問題になるのかをお話しします。相手に連絡する前に、登録の見通しと事業上の負担を分けて考えてみてください。

2. 承諾だけでは登録できない理由

商標法第4条第1項第11号は、先願に係る他人の登録商標と同一または類似する商標を、同一または類似する商品・役務について登録することを原則として認めていません。似た商標を別々の事業者が同じような商品に使うと、買う人がどちらの商品かを取り違えるおそれがあるためです。

その例外を定めるのが同条第4項です。先行登録商標の権利者が登録に承諾していることと、両商標の使用により混同を生ずるおそれがないことの両方を満たさなければなりません。当事者同士が納得していても、商品を買うお客様まで取り違えずに済むとは限らないため、特許庁の審査が残ります。

制度導入前の日本では、需要者の誤認・混同への懸念から、当事者の合意だけで併存登録を認めることには慎重でした。一方、中小企業やスタートアップがブランドを選べる幅を広げることや、海外の制度との調和が求められていました。そこで、承諾に加えて混同のおそれを審査する仕組みが導入されました。

これは第4条第1項第11号に対する例外です。商品の普通名称にすぎないなど、別の拒絶理由まで承諾書で解消するものではありません。制度の概要は特許庁「コンセント制度の導入」でも確認できます。

3. 混同を防ぐ条件は、実際の使い方から考える

同じような商標でも、使う商品の具体的な内容、販売先、お客様の層、表示の仕方などによって、混同が起きるかどうかの判断は変わります。「事業の分野が違うつもりです」という説明だけで済ませず、双方がどこで、誰に、どのように商標を見せるのかを確認する必要があります。

今は販路が違っていても、翌年には双方が同じ通販サイトへ出店するかもしれません。現在の事情だけを前提にすると、登録後に混同が起きる余地が残ります。将来の事業展開も踏まえ、守り続けられる使用条件や混同を避ける措置を検討します。これらは検討する事情の例であり、一つ決めれば登録されるという基準ではありません。

2026年4月1日以降の審査では、出願人と先行登録商標権者との間に支配関係がある場合などの取扱いが明確になっています。相手が自社の支配下にある場合、自社が相手の支配下にある場合、双方が同一の者の支配下にある場合には、その関係を証明する書類と承諾をもとに制度を利用する取扱いがあります。単に取引があることや、広い意味でのグループ企業であることだけで、この取扱いに当たるとは決められません。

改訂内容は特許庁の2026年3月の商標審査便覧改訂のお知らせに掲載されています。個別の適用は、承諾の範囲と双方の関係・使用状況を確認して判断します。

4. 申請に必要な書類と進め方

通常は、先行登録商標権者の承諾を示す書類と、混同のおそれがないことを説明する資料を用意します。承諾書では、どの出願について誰が登録を承諾したのかを明らかにします。使用条件について合意する場合には、合意の内容と審査に提出する説明が食い違わないようにします。

拒絶理由通知で先行登録商標を指摘されてから利用を検討する場合もありますが、通知を受ける前に必要書類を提出することもできます。出願時点で障害となりそうな登録商標が分かっているなら、交渉と資料の準備にどれほど時間を要するかも見込んでおきます。

資料を出した後は、特許庁が承諾の有無と混同のおそれを審査します。提出資料が足りなければ説明や追加資料が必要になる場合があります。書類のひな形を埋めたことと、審査で要件を満たしたことは別です。提出方法や個別の取扱いは特許庁「コンセント制度に関するQ＆A」で確認できます。

5. 承諾を得る交渉とライセンスの違い

制度を使ううえで大きな壁になるのは、相手が承諾してくれるかどうかです。先に商標権を持つ側には、他社の登録を認めなければならない義務があるわけではありません。自社の事業と競合するなら、承諾を断ったり、対価や使用範囲の制限を求めたりすることも考えられます。

この交渉に時間や費用がかかる点を、事業計画に織り込んでおきたいところです。登録できないと言われてから「相手に頼めばよい」と考えても、事業の予定どおりに話が進む保証はありません。ただし、無償で承諾する人は存在しない、とまで決めつけることもできません。双方の事業や関係性によって、合意の条件は変わります。

相手から、自分の商標を登録するための承諾ではなく、相手の商標権に基づく有料の使用許諾、つまりライセンスを提案されることもあります。ライセンスでは、例えば年間売上の数％を対価とする契約が考えられますが、これは契約条件の一例です。法律で定められた一律の料率でも、承諾を得るための決まった相場でもありません。

コンセントは自分の商標の登録に対する承諾、ライセンスは他人の商標権に基づく使用許諾です。承諾書を得たというだけで、相手の商標を自由に使えると考えてはいけません。登録の承諾、実際の使用、使用できる商品・役務、対価、将来の変更について、それぞれ何を合意したのかを確かめます。

相手への連絡は、自分がどの商標をどの事業に使う予定なのかを知らせる行為でもあります。使用予定を伝えたことだけで侵害になるわけではありませんが、相手が今後の使用を注視する可能性はあります。既に使い始めている場合には、交渉中だから問題がないと考えず、使用の実態と相手の権利範囲を先に確認してください。

6. 登録後にも混同防止の責任が残る

コンセント制度で登録できた後も、相手の商品やサービスとの混同を起こしてよいわけではありません。一方の権利者による使用によって、他方の業務上の利益が害されるおそれがあるときには、混同を防ぐための適切な表示を付けるよう請求できる仕組みがあります。商標法第24条の4の混同防止表示請求です。

また、不正競争の目的で相手の商品やサービスとの混同を生ずる使用をした場合には、誰でも登録の取消しを求める不正使用取消審判を請求できます。根拠は商標法第52条の2第1項です。単に契約違反があれば自動的に登録が消える、という意味ではなく、法定の要件に従って判断されます。

合意した販売方法や表示を変えるときには、登録時の説明と食い違わないかを確認します。新商品への展開、販路の拡大、事業の譲渡などがあっても、相手との合意と混同防止の措置を引き継げるかが問題になります。登録証を受け取った後の使い方まで考えておく必要があります。

7. よくあるご質問

Q1. 相手の承諾書があれば必ず登録されますか？

いいえ。承諾に加えて、混同を生ずるおそれがないことも条件になります。別の拒絶理由がある場合には、その理由にも対応しなければなりません。

Q2. 2024年4月1日より前の出願にも使えますか？

この制度の対象は、2024年4月1日以降にされた出願です。それ以前の出願について、制度が始まったから当然に適用されるとは考えないでください。

Q3. 承諾を得るための料金は決まっていますか？

相手との交渉で決まる対価に、一律の法定額はありません。登録の承諾に対する条件なのか、使用許諾の対価なのかを確認します。出願や登録の特許庁料金、専門家に依頼する費用とは別の話です。

Q4. 拒絶理由通知を受けるまで何もできませんか？

通知前に必要書類を提出することもできます。先行登録商標が分かっているなら、相手への連絡に先立って、そもそも似た商標・商品に当たるのか、制度の利用に適した案件かを確認できます。

Q5. 登録後は合意した使い方を自由に変更できますか？

合意内容と混同のおそれを再確認する必要があります。登録時とは違う商品や販路へ広げる場合には、契約上の問題に加え、混同防止表示請求や不正使用取消審判に関わる事情が生じないかも検討します。

8. 相手に連絡する前に確認しておきたいこと

コンセント制度は、先行登録商標があっても自分の商標を登録できる可能性を広げます。しかし、相手が承諾する見込み、混同を避けて使い続けられるか、求められる条件を事業として受け入れられるかは、それぞれ確認が必要です。制度があることだけを頼りに、先に商品や広告へ投資するのは避けたいところです。

相談の際には、使いたい商標、対象の商品・サービス、分かっている相手の登録番号、現在の使用状況、これからの販売計画をお持ちください。非類似の説明で対応できるのか、コンセントを求めるのか、名称を変えるのかも含めて検討できます。当事務所では実務経験10年以上の弁理士・弁護士が直接担当します。

無料商標調査・ご相談では、商標と事業の内容をお知らせください。出願・登録を依頼する際の費用は商標登録の費用案内でご確認いただけます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士　平野　泰弘
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