調査で同一商標が見つかったら？

1. はじめに

商標を出願する前には、同じような商標がすでに登録されていないかを調べておくことが欠かせません。もし他社の先行商標が自社のものと同一または類似で、しかも同じ商品やサービスの分野に登録されていれば、出願しても登録できない可能性が高くなるからです。

それでも調査をすると、似た商標が見つかることは珍しくありません。そんなとき、どう考え、どう手を打てばよいのか。安易に地名や業種名、記号を付け足して切り抜けようとすると、かえって遠回りになることがあります。ここでは、出願前の調査の意味と、同一・類似の商標が見つかったときの再検討の進め方を、実際の裁判例を交えて弁理士の視点でご説明します。

2. 出願前の商標調査が大切な理由

出願してから特許庁の審査結果が出るまでには、一般に6か月から12か月ほどかかります。登録の見込みが薄い商標をそのまま出願してしまうと、その時間も費用も無駄になりかねません。だから、出願の前に事前調査をしておくことに意味があります。

調査でわかること

先行商標を調べておくと、自社の商標が登録できる見込みをある程度予測できます。似た商標が見つかれば、文字やデザインに手を加えて違いを出したり、別の候補に切り替えたりと、出願前のうちに手を打てます。登録の可能性を見極めながら、もっとも効果的な商標を選べるのが、調査の大きな利点です。

調査の方法

商標調査には、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が運営する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」が使えます。無料で検索できるため、まず自分で調べてみたいという方には手軽な出発点になります。

ただし、商標が似ているかどうかの判断や、登録に向けた出願戦略には、専門的な知識が要る場面が少なくありません。確実に登録できる見込みを見極めたいなら、弁理士に依頼すると安心です。

専門家に依頼するメリット

弁理士は膨大なケースを扱っているため、先行商標の有無だけでなく、登録に影響しそうな点まで見落とさずに調べます。仮に似た先行商標があっても、指定する商品やサービスの区分を工夫したり、意見書で反論したりして、登録にこぎ着けられるケースもあります。あらかじめ調査しておけば、無駄な出願ややり直しを防ぎ、ビジネスの顔である商標をしっかり守れます。

3. 同一・類似の商標が見つかったときの再検討

調査で同一や類似の先行商標が見つかったときは、出願しようとしている商標そのものを見直す必要があります。ゼロから新しい商標を考え直すのか、いまの商標に手を加えるだけで済むのかを、慎重に見極めることが大切です。

ゼロベースで作り直す

まったく別の名称やデザインを考え直す方法です。心理的なハードルは高いものの、急がば回れという面があります。先行商標とはっきり区別できる独自の商標にできれば、その後の手続きはむしろ通りやすくなります。

元の商標をベースに修正する

いまの商標のイメージを残しつつ、文字やデザインを一部加えたり変えたりする方法です。慣れ親しんだ商標を壊したくないという気持ちは自然なものですが、ここに落とし穴があります。識別力の弱い言葉、たとえばありふれた地名や一般的な単語を付け足すだけでは、先行商標との類似を避けきれないことが多いのです。

識別力の弱い付け足しは要注意

商標が似ているかどうかは、本来は「全体観察」、つまり商標全体を見比べて判断するのが原則です。ところが、識別力の乏しい部分は重視されにくいという傾向があります。複数の要素からなる商標で、ある部分が強く支配的な印象を与えるときは、その部分だけを取り出して先行商標と比べることがあります。これを「要部抽出」や「分離観察」と呼びます。

たとえば「○○（先行商標）＋Tokyo」のように地名を足したり、「○○＋カフェ」のように業種名を足したりしても、足した部分が識別力の弱い言葉であれば、審査では大きく考慮されません。残った中心部分、つまり要部が先行商標と同じであれば、商標全体としても類似と判断されてしまいます。気持ちのうえでは別の商標を作ったつもりでも、法的には先行商標とほぼ同じと見なされかねないのです。

この考え方は、頭で理解するよりも実例で見たほうが腑に落ちます。ここからは、地名・業種名・記号のそれぞれを付け足して争われた3つの裁判例を見ながら、この落とし穴を具体的に確認していきます。

4. 判例に学ぶ「付け足し」の落とし穴

地名を足したケース：エノテカ イタリアーナ事件

知的財産高等裁判所の平成28年1月28日判決で問題になったのが、「Ｅｎｏｔｅｃａ ｉｔａｌｉａｎａ（エノテカ イタリアーナ）」という商標です。先に「ＥＮＯＴＥＣＡ（エノテカ）」という引用商標が存在していました。

本件商標は「Enoteca」と「italiana」という2つの要素からできています。裁判所が着目したのは、このうち「italiana」の部分です。これは「イタリアの」という意味で、指定する役務がワイン関連などイタリアに由来するものであったため、提供場所がイタリアに関連することを示すにとどまり、出所を示す力は弱い、つまり識別力が低いと判断されました。

一方の「Enoteca」は、引用商標の権利者によって広く知られ、ワイン関連サービスの出所表示として十分に機能していました。そのため、本件商標の中では「Enoteca」が取引者や需要者に強い印象を与える要部だと認められました。実際の取引の場面でも、人々の注目は「Enoteca」の部分に集まるだろう、というわけです。

その結果、「Enoteca」の部分を抜き出して比べると、引用商標「ENOTECA」とほぼ同じだとして類似性が認められ、本件商標の登録は認められませんでした。地名に由来する言葉を添えても、識別力が弱ければ要部の類似は解消されない、という典型例です。

業種名を足したケース：モンテローザカフェ事件

知的財産高等裁判所の平成23年9月27日判決（平成23年（行ケ）第10081号）では、「モンテローザカフェ」という商標のどこが要部にあたるかが争点になりました。

問題になったのは、標準文字の「モンテローザカフェ」で、「モンテローザ」と「カフェ」の2語からなります。「カフェ」は、日本では喫茶店や珈琲店を指すごく一般的な業態名です。そのため、提供する役務の質や場所を示すにすぎず、出所を示す識別標識としては弱いとされました。

これに対し「モンテローザ」はアルプス山脈の山の名前です。具体的にどこの山かを知らなくても、語感からヨーロッパ風のしゃれた響きを感じさせ、業態名の「カフェ」とは違って固有の言葉として強い印象を残します。そのため、取引者や需要者にブランドとして認識されやすい要部だと評価されました。商標全体が一体不可分なほど結びついているわけではないとして、「モンテローザ」だけを抜き出して引用商標と比べる判断が相当とされたのです。

この商標は、審査では拒絶査定を受けたあと、拒絶査定不服審判でいったん登録が認められました。ところがその後、無効審判で登録が無効とされ、知的財産高等裁判所もその判断を支持しています。業種名を足すだけでは類似を避けられず、いったん登録されても後から覆ることがある、と示した事件です。

記号を足したケース：ピノプラス事件

知的財産高等裁判所の平成22年2月16日判決（平成21年（行ケ）第10236号）で取り上げられたのが、「ｐｉｎｏ＋（ピノプラス）」という商標です。大きく書かれた「pino」の右上に小さな「＋」記号があり、その下にカタカナで「ピノプラス」と添えられた構成でした。

裁判所は、面積も比率も大きい「pino」が全体の中でひときわ目立ち、需要者に強い印象を与えると評価しました。これに対し「＋」記号は、付け足しを示唆する程度で出所を示す力はほとんどなく、小さなカタカナの「ピノプラス」も読み方を補う程度の役割にとどまるとされました。需要者が「pino」の文字だけを見て「ピノ」と呼んで取引することも十分に考えられる、というわけです。

そこで「pino」が要部として抜き出され、引用商標との類似が判断されました。この商標も一度は登録されたものの、その後の異議申立で取り消され、知的財産高等裁判所も特許庁の判断を支持しています。感嘆符や疑問符、プラス記号といった記号は、日常的によく使われるありふれたものとみなされやすく、それ自体に識別力がなければ差別化にはつながらないことが分かります。

5. いったん登録されても安心できない

3つの事件に共通するのは、識別力の弱い要素を付け足しただけの商標は、要部抽出によって先行商標と類似と判断されやすいという点です。そのうえ、運よく審査を通って一度は登録されたとしても、その後の異議申立や無効審判、裁判所の判断で覆されるおそれが残ります。

審査の段階で「似ている」とされても、不服審判で「似ていない」と評価が変わることはまれにあります。しかしその後の無効審判や裁判で再び覆ることもあり、安心はできません。そのため、先行商標が見つかったときには、付け足しでしのごうとせず、根本から違いを打ち出す工夫が要ります。

6. 先行商標と確実に区別するために

では、似た先行商標が見つかったとき、どんな方向で商標を作り直せばよいのでしょうか。手がかりは、これまで見てきた3つの事件の裏返しにあります。要部が先行商標と似ているから類似と判断されたのですから、要部そのものに独自性を持たせればよいのです。

具体的には、辞書に載っていない造語や、商品・サービスの内容を直接表さない言葉を中心に据えると、識別力のある要部になりやすくなります。地名や業態名、ありふれた記号は、たとえ目を引くデザインに仕上げても、法的には識別力が弱いと見られがちです。見た目の印象と、審査で評価される識別力とは別物だと考えておくと安全です。

そして、こうした見極めは独力では難しいものです。先行調査や類否判断の経験が豊富な弁理士と相談しながら進めれば、出願後に拒絶や無効で時間と費用を失うリスクを大きく減らせます。

7. よくある質問

Q1. 商標調査は自分でもできますか？

J-PlatPatを使えば、無料で先行商標を検索できます。まず自分で調べてみることは十分に可能です。ただし、似ているかどうかの判断や出願戦略には専門知識が要るため、確実を期すなら弁理士への相談をおすすめします。

Q2. 似た商標が見つかったら、もう出願はあきらめるしかないのですか？

そうとは限りません。指定する商品やサービスの区分を工夫したり、商標そのものに独自性のある変更を加えたりすることで、登録できる場合があります。どう手を打てるかは事案によりますので、専門家と一緒に検討するのが近道です。

Q3. 先行商標に地名や業種名を足せば、別の商標として登録できますか？

難しいことが多いです。地名や業種名は識別力が弱いとみなされやすく、中心となる部分が同じだと類似と判断されがちです。エノテカやモンテローザカフェの事件が示すとおり、付け足しだけで類似を避けるのは容易ではありません。

Q4. 一度登録されれば、もう取り消されることはないのですか？

そうとは言い切れません。登録後も異議申立や無効審判で争われることがあり、要部が先行商標と似ていると判断されれば、取り消されるおそれがあります。モンテローザカフェやピノプラスの事件は、登録後に覆った例です。

Q5. 確実に登録できる商標にするには、どうすればよいですか？

独自の造語やデザインを取り入れ、先行商標とはっきり区別できる要素を持たせることが大切です。あわせて、出願前に弁理士による先行調査と類否の見極めを受けておくと、出願後の不安を大きく減らせます。

8. おわりに

地名や業種名、記号のように識別力の弱い要素を付け足しただけでは、先行商標との類似を避けるのは難しく、たとえ一時的に登録できても、後の審判や裁判で覆るリスクが残ります。大切なのは、出願前にしっかり調査を行い、要部がどこかを意識しながら、独自性のある商標を選ぶことです。

商標が似ているかどうかの判断は奥が深く、自社だけで見極めるのは容易ではありません。判断に迷うときは、独力で結論を出す前に専門家へご相談ください。当事務所では、実務10年以上の現役ベテラン弁理士・弁護士が、先行調査から出願戦略の立案までお手伝いしています。商標づくりでお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士　都築　健太郎
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