１．過失の推定
商標権侵害の成立には、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが必要です。そして、商標権侵害に基づき損害賠償を請求するには、侵害者の侵害行為に故意・過失が必要となります。
この点、不法行為に基づき損害賠償を請求する場合、通常、権利者が侵害者の過失等を立証する必要がありますが、商標権侵害に基づき損害賠償を請求する場合、商標権者は侵害者の過失を立証する必要はありません。商標法は、侵害者の過失を推定しており、侵害者の側において過失がない旨立証しなければ、過失があるものと扱われます。
過失の推定は、侵害者の故意・過失の立証が困難であることや登録商標が商標公報により公開されていることを根拠としています。商標の使用者は事業者であるところ、事業者であるならば、登録商標を十分に調査した上で商標を使用しなければならないと法は考えています。登録商標の存在を知らなかったとの反論は当然通用しませんし、弁護士・弁理士から商標権を侵害しない旨の鑑定意見を得ていたとしても、過失の推定は覆りません。
２．登録商標の使用であれば推定が覆るか
それでは、特許庁の判断を信頼した場合にも、過失の推定は覆らないのでしょうか。
登録商標は、特許庁の審査官の審査を経て、登録を受けた商標です。特許庁における審査において、先行する他人の登録商標との類否も審査の事項であり、先行する他人の登録商標と類似しないと特許庁において判断されたからこそ、商標登録を受けることができたものです。登録商標は他人の登録商標と類似するものではなく、商標権を侵害するものではないと特許庁がお墨付きを与えた商標であるといえます。
他方、特許庁がお墨付きを与えた登録商標といえども、商標登録が取り消されたり無効となったりします。特許庁の審査官が判断を誤る可能性は否定できないところ、かかる判断の誤りを是正するため、商標法は登録異議の申立てや商標登録の無効審判の制度を設けており、先行する他人の登録商標と類似するにもかかわらず、類似しないと判断された登録商標も抹消されることになります。また、無効審判の結果に不服があれば、知的財産高等裁判所に出訴することが可能であり、最終的には裁判所において、商標登録の適否が判断されることになります。
先行する他人の登録商標に類似するにもかかわらず、過誤登録された商標を使用した場合、抹消されるべき登録商標を使用したにすぎないため、商標権侵害の成立が否定されることはありません。ただ、商標権侵害が成立する場合、損害が発生していれば、損害賠償請求も問題となりますが、侵害者は先行する他人の登録商標に類似しないとの特許庁の判断を信頼したものであり、侵害者に過失があるとはいえず登録商標の使用である場合には過失の推定が覆えるといえないかが問題となります。
公的機関である特許庁のお墨付きを信頼したにもかかわらず、過失が認められるとすれば、侵害者に酷ではないかとも思えますが、上述のとおり、登録商標といえども、登録異議の申立てにより取り消されたり、無効審判請求により無効となったりするものです。そのため、登録商標の使用であっても、他人の商標権を侵害しないよう調査検討する義務に変わりはないと解されています。比較的近時の裁判例は以下のように判示した上、過失の推定の覆滅を認めませんでした。
・・・また，本件においては，前記認定の本件に至る経緯からすれば，被告は，原告が原告商標権を有しており，また，「和幸」の部分が造語であることを十分に認識し又は認識すべきであったと認められるから，たとえ，被告標章１につき商標登録を得たとしても，その商標登録後に，登録異議申立てによりその登録が取り消されたり，無効審判請求により無効とされたりするといった事態になることも当然に予想すべきであったと認められる。
そうすると，自己の登録商標（ないしその類似商標）の使用であるからという理由で前記過失の推定を覆すことはできないというべきである。(東京地判平成２５年３月２２日平成２２年（ワ）第４４７８８号)
さらに、無効審判請求により無効となり裁判所でも無効の審決が維持されたものの、登録異議の申立ての際、登録維持決定がなされ、一旦商標登録が維持された商標の使用についても、比較的近時の裁判例は以下のように、過失の推定の覆滅を認めませんでした。登録維持決定が特許庁の複数の審判官の合議の上で行われるものであり、通常の登録査定と比較して、より信頼に値するものであるとも思えるものの、裁判所は、侵害者が登録異議の申立ての際の登録維持決定を信頼したとしても、過失の推定は覆らないと判断しました。
・・・被告Ａにおいて，被告標章１と本件商標は非類似であると判断した別件決定（筆者注：登録異議事件における商標登録維持の決定）を信頼したからといって過失の推定を覆すべき相当な理由があるということはできない。
（東京地判平成２５年３月７日平成２３年（ワ）第２１５３２号）
３．まとめ
登録商標である以上、安全に使用できると信頼することは無理からぬものの、登録商標の使用といえども、過失の推定を覆すことは難しいといわざるを得ません。
他方、リスク管理の観点からいえば、特許庁の審査を得て登録を受けた商標を使用することは、商標権侵害のリスクを低下させる上で有用といえます。
商標権侵害の成否を判断するのは特許庁ではなく、あくまで裁判所である点を踏まえ、登録商標の使用といえども商標権侵害のリスクを否定することはできないことに十分留意しつつ、他人の登録商標と紛らわし商標の使用はできるだけ控える姿勢が大切であるといえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247