商標の先使用権とは？ゼルダ事件に見る成立要件と証拠

1. 先使用による商標の使用をする権利

長年使ってきた店名やブランド名について、他社から「当社の登録商標なので使用をやめてほしい」と警告が届くことがあります。先に使い始めた側にとっては納得しにくい話ですが、商標法第32条の先使用権を主張するには、使用開始の早さに加えて、相手の出願時点での周知性などを証明しなければなりません。

日本では、商標権は設定登録によって発生します。同一・類似の商標を、同一・類似の商品やサービスについて異なる日に出願した場合には、原則として先に出願した者が登録を受ける「先願主義」が採られています。出願の順序が基準となるので、「先に登録手続を終えた者が優先する」と説明すると誤りになります。

商標権者は指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を専有し、侵害に対して差止めや損害賠償を求めます。一方、出願前から信用を築いていた事業者の使用を一定の要件の下で保護するのが先使用権です。登録された商標権と、先使用者による従来の使用が併存する仕組みです。

2. 相手の出願時点で満たすべき要件

商標法第32条第1項では、他人の商標登録出願前から日本国内で、不正競争の目的なく、対象となる商品・サービスについてその商標を使用していることが前提となります。相手の出願商標と同一・類似の商標を、その指定商品・指定役務と同一・類似の商品・サービスについて使っている場面が対象です。

その使用の結果、相手の出願時点で、自分の商品・サービスを示すものとして需要者の間に広く認識されていることを要します。この「周知性」は、使用を始めた日付とは別に立証します。相手の出願後に人気が出たという事情だけで、出願時点の周知性を埋め合わせることはできません。

使用を続けていることも要件です。法律に「何年以上使えば成立する」という年数の定めはありません。何年使ったかに加え、相手の出願前に、どの商品について、誰の間に、どのように知られていたかが問われます。

例えば、相手が出願する前の日付が入った商品カタログは、先に使っていた事実を示す資料になります。そこに販売数量、取引先の分布、広告の掲載状況などを重ね、需要者にどこまで知られていたかを説明していきます。カタログの日付だけで周知性まで証明できるという関係にはありません。

3. ゼルダ事件で先使用権が認められた理由

婦人服のブランドをめぐるゼルダ事件では、東京高等裁判所が平成5年7月22日、先使用権を認めました（平成3年（ネ）第4601号）。判断の基準となったのは、相手方の商標登録出願日である昭和55年8月4日の状況です。

裁判所は、デザイナーブランドの婦人服が、展示会やファッションショー、業界の記事、百貨店などの売場を通じて知られていく取引の実情を検討しました。そのうえで、この分野では流通段階のバイヤー、すなわち問屋や一般小売業者も需要者に当たると判断しています。最終消費者だけを見て周知性を判断するという商標権者側の主張は採用されませんでした。

判決によると、昭和54年11月のブランド発表から翌年8月までの売上は約2億円で、当時は直営店8店舗、フランチャイズ店27店舗を展開していました。裁判所は、これらの事実と宣伝活動、デザイナーの実績などを検討して周知性を認めています。周知性は、事業ごとの取引の実情と証拠に即して判断します。

先使用権の周知性については、他人の周知商標の登録を妨げる商標法第4条第1項第10号と比べて緩やかに解し、取引の実情に応じて具体的に判断すると述べています。既存の使用を失う先使用者の不利益と、併存を受け入れる商標権者の不利益を比較した判断です。

以下は判決の該当箇所です。

三１　商標法三二条一項所定の先使用権の制度の趣旨は、職別性を備えるに至った商標の先使用者による使用状態の保護という点にあり、しかも、その適用は、使用に係る商標が登録商標出願前に使用していたと同一の構成であり、かつこれが使用される商品も同一である場合に限られるのに対し、登録商標権者又は専用使用権者の指定商品全般についての独占的使用権は右の限度で制限されるにすぎない。そして、両商標の併存状態を認めることにより、登録商標権者、その専用使用権者の受ける不利益とこれを認めないことによる先使用者の不利益を対比すれば、後者の場合にあっては、先使用者は全く商標を使用することを得ないのであるから、後者の不利益が前者に比し大きいものと推認される。かような事実に鑑みれば、同項所定の周知性、すなわち「需要者間に広く認識され」との要件は、同一文言により登録障害事由として規定されている同法四条一項一〇号と同一に解釈する必要はなく、その要件は右の登録障害事由に比し緩やかに解し、取引の実情に応じ、具体的に判断するのが相当というべきである。

五　したがって、被控訴人は、商標法三二条一項の規定により、婦人服について、被控訴人標章の使用をする権利を有するものということができるから、被控訴人が婦人服に被控訴人標章を使用する行為は、本件商標権の侵害を構成しない。

東京高裁平５.７．２２(一部抜粋)

4. 警告を受けて使用を中止した場合

ゼルダ事件では、商標権侵害との警告を受けた後にブランド名を変更し、標章の使用を中止していました。そこで、商標法第32条の「継続して」使用するという要件を満たすかが問題になりました。

裁判所が認めた中止の理由は、使用を続けることで百貨店などの取引先にも警告が及び、迷惑をかけるのを避けるためというものでした。先使用者には、紛争が解決すれば婦人服について標章の使用を再開する意思がありました。判決は、この理由と再開意思を踏まえ、相当な理由による一時中止として継続使用の要件を満たすと判断しています。

したがって、警告を受けた際には、警告書そのものに加え、使用を中止した理由、取引先とのやり取り、紛争解決後の方針が分かる資料も保存してください。使用の中止・再開をどう扱うかは、事実関係を確認して対応を決めます。

5. 先使用権の範囲と混同防止の表示

先使用権は、従来使ってきた商品・サービスについて、その商標の使用を続けるための権利です。商標登録によって、指定商品・指定役務に登録商標を使用する権利を独占する仕組みとは異なります。ゼルダ事件の結論も、婦人服について被控訴人の標章を使用する行為を対象としています。

ロゴを大きく変える、新しい種類の商品に展開するといった際には、従来の先使用権でカバーされる範囲を確認します。使ってきた商標と商品の内容が、権利の範囲を判断する基準になるためです。

また、商標法第32条第2項により、商標権者や専用使用権者は、商品・サービスの出所の混同を防ぐのに適当な表示を付けるよう先使用者に請求できます。例えば、事業者名の併記などが検討対象になります。先使用権を主張できる場合でも、両者の商品を見分けられる表示について請求を受けたら、その内容を検討します。

6. 警告への対応と、今から残しておく証拠

警告が届いたら、相手の商標登録番号、出願日、権利者、指定商品・指定役務と、自社が使っている商標・商品を照合します。そのうえで、使用開始から相手の出願時点までの資料を集めます。先使用権は法律上の要件によって生じる権利ですが、争われた場面では、自分に有利な事実を証拠で示す作業が欠かせません。

商品や包装の写真、看板、カタログ、請求書・納品書、広告、展示会の記録、新聞・雑誌の記事などは、日付と対象の商品が分かる形で保管します。売上や販売地域の資料と結び付けることで、使用の事実と周知性の両方を説明しやすくなります。現在のウェブサイトだけで過去の状態を示すのは難しいため、公開時期が分かる記録も残してください。

証拠の収集や相手との交渉、訴訟には時間と費用がかかります。侵害の主張に対する反論を裏付けられなければ、使用の中止や名称変更、損害賠償への対応を含めて検討することになります。先使用権を頼りに登録を先送りするより、使用開始前の調査と早期の出願によって紛争を予防する方が、事業上の見通しを立てやすくなります。

7. まとめ：先に使った事実を、出願前の証拠で示す

先使用権で中心となるのは、相手の出願前から不正競争の目的なく使い、その出願時点で需要者に広く知られていたという事実です。ゼルダ事件は、需要者を誰と捉えるか、取引の実情をどう評価するか、警告による一時中止をどう扱うかを具体的に示しています。

これから商標を使う方も、既に使っている方も、調査と出願の時期を早めに検討してください。当事務所の無料商標調査・お問い合わせでは、使用予定の名称や商品・サービスをお知らせいただけます。出願費用は商標登録の費用ページをご覧ください。警告を受けている場合は、その旨と相手の登録番号、使用開始時期を添えてご相談ください。

8. よくある質問

Q1. 相手より先に使っていれば、先使用権がありますか？

使用開始が先であることに加え、日本国内で不正競争の目的なく使用し、相手の出願時点で需要者の間に広く認識されていたこと、その商標の使用を継続していることが求められます。使用開始日と周知性は、それぞれ証拠で示します。

Q2. 何年間使えば先使用権が認められますか？

法律に所定の使用年数はありません。相手の出願時点での周知性を、商品の性質、販売先、広告、取引の実情などから判断します。営業年数だけで結論を出すことはできません。

Q3. 全国の消費者に知られている必要がありますか？

周知性は、その商品・サービスの需要者と取引の実情に即して判断します。ゼルダ事件では、婦人服のデザイナーブランドを扱う問屋や一般小売業者の間での認識が重視されました。自社の取引で誰が需要者に当たるかを確認してください。

Q4. 警告を受けて一度使用をやめたら、継続使用は途切れますか？

ゼルダ事件では、取引先への影響を避けるための一時中止であり、紛争解決後に再開する意思があったことから、継続使用と認められました。中止に至った理由と再開意思を示す記録を保存し、個別の経緯に沿って検討します。

Q5. 先使用権を主張する準備として、まず何をすればよいですか？

相手の出願日を確認し、それ以前の商品カタログ、販売記録、広告や記事などを確保してください。自社が何を、いつから、どこで販売し、誰に知られていたかを説明できる資料が出発点になります。警告書と相手の登録情報も併せて専門家に渡すと、権利の範囲と対応方法の検討を進められます。

9. 参考資料

商標法第8条・第18条・第25条・第32条はe-Gov法令検索「商標法」をご参照ください。先願主義の説明は、特許庁「商標制度の概要」にも掲載されています。

ゼルダ事件の引用・説明は、東京高等裁判所平成5年7月22日判決（裁判所掲載PDF）に基づきます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　秋和　勝志
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