索引
初めに
特許庁に商標登録の願書を提出した後、その事実を広く公開してライバル企業に対して商標の使用を思いとどまらせることを考える方もいるでしょう。あるいは、既に同じ商標を使用している競合に対し、その使用を止めさせたいと思うかもしれません。
商標法では、出願後に書面で警告を行い、その後も相手が商標を使用し続けた場合、商標権の設定登録前であっても金銭的請求が認められることがあります。ただし、この請求にはいくつかの制限があるため、注意が必要です。
（１）出願後、出願済みであることを広く知らせるべきか
A. 審査合格前の金銭的請求には条件がある
商標法では、審査が終わる前でも、特定の条件を満たせば金銭的請求権が認められます（商標法第13条の2）。例えば、書面による警告を行い、その後に相手が出願商標を使用し続けた場合です。ただし、この請求権を行使するには、相手が出願した指定商品や指定役務に対して商標を使用していることが必要です。
さらに、実際に権利を行使できるのは、商標権が正式に発生した後です。審査に合格しなければ、金銭的請求権は行使できません。
B. 類似商標には注意が必要
金銭的請求権は、商標権が発生する前に認められる特例ですが、出願商標に「類似する」商標にはこの権利は適用されません。つまり、相手が使用している商標が出願商標と似ているだけでは、請求権が認められない可能性があります。
また、商標出願人側が損害を受けていることを証明する必要があり、そのためには実際に出願商標を指定商品や指定役務に使用していることが前提となります。使用していない場合、金銭的請求権は認められません。
このように、商標権が発生する前に金銭的請求権を行使することは、法律上の制約が多く、実務的には難しいことが多いです。
C. 相手を刺激しない方が得策の場合も
商標権がまだ得られていない段階で金銭的請求権を行使しても、その効果は限定的です。さらに、相手がその状況を逆手に取り、逆に商標を使い続ける可能性もあります。結果として、商標権が発生しない場合には、警告先から損害賠償を請求されるリスクもあります。
そのため、商標権が確定するまでは相手を刺激しない方が得策である場合もあります。
（２）出願商標の存在を知らせることによるリスク
A. ライバルが審査合格を妨害する可能性
商標登録出願後に、出願済みであることを自社のホームページなどで公表すると、ライバルがその情報を利用して特許庁に審査を妨げるための情報提供を行う可能性があります。これは、わざわざこちらが商標権取得を目指していることをライバルに知らせる行為となり、逆効果になることがあります。
商標登録の専門家の視点からみれば、出願している事実を早めに知ることができれば、それだけ早く対策を講じることができるため、好都合です。また、審査を不合格に持ち込むための情報提供は匿名で行うことができるため、誰が情報提供をしているかは特許庁にも分かりません。
B. 相手を油断させる方が有利
商標登録出願の事実をライバルに知らせると、相手は審査合格を阻止するための対策を講じることができます。そのため、あえて出願した事実を知らせず、商標権が正式に発生した後に、その権利を使って相手の商標使用を止めさせる方が、相手にとって大きな打撃となるでしょう。
商標権が発生した後に、その権利を取り消したり無効にしたりするには、相手にとって数十万円単位の費用がかかります。さらに、費用をかけたとしても必ずしも権利を消滅できるわけではないため、相手は行動を躊躇し、自主的に商標を変更するなどの対応を取る可能性が高まります。
（３）商標権侵害警告は異議申立期間が終了してから
（Ａ）商標権が発生しても商標公報発行から2ヶ月間は異議申立ができる
A. 異議申立期間中のリスク
商標権が発生したとしても、商標公報の発行から2ヶ月間は、ライバル企業が特許庁に異議申立を行うことができます。この異議申立は、特許庁が行った商標登録が正当かどうかを再度審査するもので、審判官の合議体が審査官の判断を見直します。
異議申立が認められた場合、商標権者には取消理由通知が発行されます。もし商標権者が審判官を納得させる説明ができなければ、登録は取り消され、商標権は最初から存在しなかったものとして扱われます。
そのため、商標権侵害を理由にライバルに警告を行う場合は、この異議申立期間が終了し、異議申立ができなくなってから行う方が安全です。
B. 無効審判のリスク
異議申立期間が終了しても、特許庁に対して商標登録の無効を求める無効審判を請求することができます。異議申立が誰でも行えるのに対し、無効審判は当事者であることが請求条件であるため、名乗り出る必要があります。名乗り出る以上は、攻撃が失敗した場合には商標権の権利行使による返り討ちに遭う可能性がありますので、攻撃する側は攻撃を躊躇することが期待できます。
もし無効審判で商標登録の無効が認められなければ、逆に商標権が有効であることが特許庁からお墨付きをもらったことになり、商標権を強化する結果となってしまいます。そのため、無効審判を請求するには、攻撃する以上は相当確実な攻撃材料を事前に準備する必要があり、負担が増えます。
したがって、商標権侵害でライバルに対する警告を行う場合は、審査に合格した後、異議申立期間が過ぎた時点で行うのが最も効果的です。
（４）まとめ
商標登録出願をした後、早くその事実を広めてライバルにこちらの商標の使用を止めてもらいたいという気持ちは理解できます。しかし、焦って行動することにはリスクが伴います。
ライバルがどのような商標権を持っているのか、また、どのような商標の使用が商標権の侵害に当たるのかをしっかりと調査した上で、行動できる人は少ないです。逆にこちらの商標を使っていることを知った段階で、冷静さを失い、相手を訴えたい、と希望する方の方が圧倒的多数です。
しかし、ただ闇雲に動いても、効果が薄いばかりか、逆に相手から反撃を受ける可能性もあります。
相手を訴える前に、こちらが不利になる材料がないか、また、ライバルが取得している商標権をこちらが侵害していないかを、まずは慎重に調査することが重要です。もし、こちらの行動が逆効果で相手を勢いづかせる結果となってしまえば、本末転倒です。
どのタイミングで行動を起こすべきかは、弁理士・弁護士の専門家とよく相談し、慎重に判断することが成功の鍵です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247