1.特許や商標の無効の可能性について
特許権や商標権といった産業財産権は、審査を経て登録されることで初めて発生する権利です。
例えば、特許の場合、新規性や進歩性などの条件を満たすかどうかを審査し、条件を満たすと判断されれば特許として登録されます。
商標の場合も同様に、登録要件を満たしていると認められることで商標登録が完了します。
権利の内容
特許権者や商標権者は、登録された発明や商標を独占的に利用できる権利を得ます。さらに、この権利を第三者に許諾(ライセンス契約)することも可能です。
ライセンス契約では、特許や商標の利用を認める代わりに、第三者(ライセンシー)からライセンサーに対してロイヤルティが支払われます。
無効の可能性
しかし、特許庁の審査を経て登録されたとしても、登録が誤りだった場合、権利が無効とされることがあります。
例えば以下のようなケースです。
- 商標の場合:登録商標が先行する商標に類似していたにもかかわらず、審査の過程で誤って非類似と判断され登録された場合
- 特許の場合:審査で使用された文献では新規性や進歩性が認められたものの、別の文献を基にすると新規性や進歩性が否定される場合
これらのケースでは、「無効審判」が請求され無効審決が確定するると、権利は初めから存在しなかったものとみなされます。
では、無効審決により特許や商標が無効とされた場合、ライセンサーとライセンシーの関係にどのような影響が生じるのでしょうか?
特に、ライセンシーがすでに支払ったロイヤルティが返金されるのか、また契約そのものがどのように扱われるのかが問題となります。
これについては、契約内容や具体的な状況によって異なります。
2.ライセンシーの主張とその可否
1. 特許・商標が無効となった場合のライセンス契約の終了
特許や商標登録が無効とされた場合、ライセンス契約は当然に終了すると解され、ライセンシーはそれ以降のロイヤルティ支払い義務を負いません。
しかし、すでに支払われたロイヤルティについて返還を求めることができるかは、さらなる検討が必要です。
2. ロイヤルティ返還を求める場合の根拠
無効となった特許や商標は「登録を受けるべきではなかったもので、初めから存在しなかった」とみなされます。
ライセンシーの立場からすれば、ロイヤルティは支払う必要がなかったものと主張する余地があります。
ただし、返還を求めるには以下のような要件を満たす必要があります。
2-1. 契約が無効であると主張すること
契約が無効とされるには、錯誤(民法第95条)が認められることが前提です。
2-2. 錯誤の成立要件
- ライセンス契約の重要なポイント(特許や商標の有効性など)に誤解があったこと
- 表意者(ライセンシー)に重大な過失がないこと
3. 事業者としての義務と重大な過失の判断
ライセンス契約は通常、営利を目的とする事業者同士で締結されるため、事業者には以下のような調査義務が求められます。
3-1. 特許の有効性や無効リスクの調査
例:特許公報の確認、出願手続や先行技術の調査、専門家への相談。
3-2. 商標の有効性やリスクの検討
例:商標登録状況や先行商標の類似性の確認。
知財高裁の判例(平成21年1月28日)では、事業者には契約締結時における合理的な検討が求められるとしています。
このため、ライセンシーがこれを怠り、結果的に重大な過失が認められる場合、錯誤無効の主張は認められない可能性が高くなります。
4. ロイヤルティ返還が認められない可能性
さらに、以下の点からも返還請求が難しくなる場合があります:
4-1. 特許や商標が無効となるまでは有効
登録が無効とされるまでは、特許や商標は有効なものとして扱われます。そのため、ライセンシーがライセンス契約に基づいて実施や使用を行い、実際に利益を得ていた場合、すでに支払われたロイヤルティは正当な対価とみなされる可能性があります。
4-2. 事実上の利益の享受
ライセンシーがライセンス契約によって得た商業的利益を考慮すると、ロイヤルティ返還は妥当でないと判断される場合があります。
ここがポイント
ライセンシーがロイヤルティ返還を求める場合、契約の無効を主張する必要がありますが、事業者としての調査義務を果たしていない場合には、錯誤無効の主張が認められない可能性が高いです。
また、特許や商標が無効となる前に得た利益や契約上の条件も重要な考慮要素となります。
3.おわりに
特許に関しては、出願中の発明をライセンス契約の対象とするケースも少なくありません。しかし、出願中の発明はまだ新規性や進歩性が正式に認められておらず、権利としての安定性に欠けるものです。
このような不安定性を考慮すると、出願中の発明が拒絶査定となった場合、ライセンシーが錯誤無効を主張し、ロイヤルティの返還を求めることは通常認められないと考えられます。
ロイヤルティ返還争いを防ぐためのポイント
ロイヤルティ返還をめぐるトラブルを回避するには、契約書に以下のような条項を明確に定めておくことが重要です。/p>
- ロイヤルティの不返還条項:「特許が拒絶査定や無効となった場合でも、支払済みのロイヤルティは返還しない」旨を契約書に明記する。
- リスク分担に関する合意:出願中の発明や未確定の権利に基づくライセンス契約では、リスクが存在することを双方が認識し、そのリスク分担について明確に合意しておく。
最後に
ライセンス契約は知的財産権の特性や不安定性を十分に理解した上で、慎重に締結する必要があります。特に、ロイヤルティ返還を巡る争いを防ぐためには、契約書の内容を精査し、専門家の助言を得ることが不可欠です。
適切な契約内容により、ライセンサーとライセンシー双方にとって納得感のある取引を実現しましょう。
ファーイースト国際特許事務所弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247