索 引
（１）先使用権とは？
先使用権とは？
先使用権とは、商標登録されていない商標であっても、一定以上有名になった商標については、他人の商標権が存在する場合であっても継続して使用が認められる権利のことをいいます（商標法第32条）。
商標権が発生すると、商標権者以外は商標権の効力範囲内での商標の使用が制限されます。このため原則論に従う限り、個別の状況に関係なく商標権と衝突する内容の商標は商標権者以外は使用できないことになります。
しかし、たまたま商標登録されていないだけで、実際には非常に有名になっているために、法律的に保護してもよいと考えられる商標が実在するのも事実です。
商標権が存在していたとしても、例外的にこのような未登録有名商標を保護しようとする権利の一つが先使用権です。
先使用権の効果
先使用権が認められると、先使用権者は、問題がある商標権が存在する場合であっても、その商標権の効力の範囲内で自分の商標を継続して使用することが可能になります。
先使用権が認められると、商標権者は先使用権者に対して差止請求や損害賠償請求を行ったとしても、先使用権が認められる範囲ではその請求が認められることはありません。
先使用権が認められると、その認められた範囲内の商標は、「無償」で許可なく使用することができます。
誰が先使用権を判断するのか
先使用権があるのかないのか、どの範囲で先使用権が認められるかについては、全て裁判所が判断します。
特許庁はもちろんのこと、弁理士や弁護士が先使用権があるとかないとかの最終判断をするわけではありません。
日本の先願主義
日本の商標登録制度は最初に特許庁に商標登録出願の手続をした者に商標権を与える先願主義を採用しています。
この、先に特許庁に商標登録出願の手続をして登録された者が商標権者になる制度を登録主義といいます。逆に先に商標の使用をしている者が商標権者になる制度のことを使用主義といいます。
商標権発生の根拠を特許庁による登録に求めるのが登録主義、商標権発生の根拠を商標の使用に求めるのが使用主義ということができます。
使用主義の方が直感的には制度として優れているように感じられます。誰よりも先に商標を使用した者の努力や貢献が認められるのは理に適うからです。
ただ、使用主義の場合ですと、「我こそが先に商標を使用したのだ」、「私こそが本当の商標権者だ」等と後になってから多くの者が名乗り出てくる可能性があります。
「私の方が先に商標を使用した」と主張する者が複数現れた場合には、誰が本当のことを言っているのかの決定手続が別に必要になります。そして仮に本当のことを言っている者を特定できたとしても、それ以降、我こそが本当の商標権者である、と別の者が名乗り出てきて、再度トラブルになる可能性を排除できません。
このように最初に商標を使用した者に権利を認める使用主義の制度の場合は、誰が本当の商標権者であるかを決定することが困難です。これに対して登録主義の場合は誰が権利者かは特許庁への提出書類を調べれば簡単に決定できます。
このため権利の安定性を考え、ほぼ全ての国が登録主義を採用しています。
ただ、登録主義だけでは先に商標を使用した者の実績の保護が十分でなくなるため、商標を使用することにより、法律上保護に値するだけの財産的価値が発生しているならそれを保護しようとする考え方があります。
各国とも何らかの形で商標制度の中に使用主義の考え方を取り入れています。この具体例の一つが先使用権です。
本体なら先使用権を認めるような事態は発生しないはず
先行する有名な登録されていない商標が既に存在するなら、後から商標登録出願をしてもその商標の登録を認めないとする規定が商標法にあります（商標法第4条第1項第10号）。
とすると、本当は先使用権が問題となるような商標権は審査に合格できなかったはずですから、このような商標権で差止請求や損害賠償請求を受けるのは問題があります。このため先使用権を認めて過誤登録された商標権から未登録であっても有名な商標は保護しようとしています。
除斥期間経過後に先使用権は威力を発揮します
商標登録から5年を経過すると、過誤登録された商標であっても無効にすることができなくなります。この期間のことを除斥期間といいます（商標法第47条）。
除斥期間経過後は間違ってされた商標登録を無効にすることができなくなりますので、過誤登録された商標権からの攻撃に対する対抗手段がなくなります。
一方、先使用権があれば、仮に間違ってされた商標登録を無効にできなくても、許可なく無料で商標を使用できる対抗手段を確保することができます。
間違った商標登録により未登録商標が使えなくなると営業活動や事業・開発を中止しなければならす、社会経済上および産業政策上好ましくありません。
（２）先使用権が行使される条件
商標法第32条
商標の先使用権を認める商標法条文は次の通りです。
第32条第1項
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。第２項
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
商標法第32条
主な条件
先使用権が認められるための条件は次の通りです（商標法第32条）。
(2-1) 他人の商標登録出願前から他人の権利に抵触する範囲で自分の商標を使用していること
他人の商標権と何ら抵触しない商標であれば、その商標を使用してもそもそも商標権侵害にはならないのですから、わざわざ先使用権を認める必要がありません。
ですので、問題となる商標権に抵触する範囲内の使用が問題になります。
次に、他人の商標登録出願前からこちらの商標を使用していることが必要です。商標権があることを知らないだけでは先使用権を主張することはできません。
(2-2) 不正競争の目的ではなく自分の商標を使用していたこと
一般的に不公正と判断される手段で営業上のライバルと競争する目的で商標を使用している場合には、先使用権は認められません。
(2-3) 相手の商標登録出願の際に、自分の商標が実際に有名になっていること
問題となる第三者の商標権に関する出願がなされた際に、こちらの商標が相当程度有名になっている必要があります。
有名な商標でないなら、法律上、保護してもよいだけの財産的な価値がないものと考えるということです。
こちらの商標が有名かどうかは、商標権侵害が問題になった時点ではなく、その商標権についての商標登録出願時である点に注意が必要です。
(2-4) 継続して、これまで使用していた商品や役務について自分の商標を使用していること
商標を使用していない状態が長く続けば、一度発生した商標に対する信用も時間の経過と共に減少するか消滅すると考えられるからです。
また先使用権が認められる商品や役務は、実際にこれまで使っていた商品や役務に限定される点も重要なポイントです。実際に使っていた商品や役務以外の商品等については、類似する範囲にある商品等であっても先使用権はないことになります。
商標権者は誤認混同防止の表示を求めることができます
先使用権が認められた場合、商標権者側は、先使用権者側に当事者同士の商標の誤認混同を防止するための表示をするように要求することができます。
需要者からみれば、誰が本当の商標権者かなのか分からなくなりますので需要者が混乱するのを防ぐための措置が認められます。
（３）先使用権を証明するためには？
(3-1) 先使用権の証明は難しい？
証明するための条件
先使用権が存在することは、先使用権の適用を求める側が裁判所において主張・立証していく必要があります。先使用権の適用を求めるためには、商標法第32条の要件を全て満たしていることを立証する必要があります。
先使用権が成立できるための事実を立証できるか
間違えやすいのですが、先使用権を主張する側が使用している商標は、商標権者がその商標を出願した時点で既に有名になっている必要があります。
このため、問題となる商標権についての商標登録出願がなされた何年も前の資料や関係者の証言が必要となってきます。
特に商標権は更新手続により存続期間を超えて権利が存続している場合があります。場合によっては、10年、20年前の事実を立証しなければならない状況になる場合もあります。
この場合には、裁判官が納得する程度の立証に必要な証拠が集められるか、という点が問題になります。
日頃から、事業を進めるにあたっての資料を保管しておくことが重要
突然、過去の商標の使用実績を立証する必要に迫られる場合があります。過去に商標を使用していた事実、記録を残しておく必要があります。
(3-2) 準備物の例
- 実際に使用している商標を示す写真や現物サンプル
- 商標を使用している商品・役務を示すサンプル
- 商標の使用開始時期、使用期間、使用地域を示す資料
- 生産、販売、営業な等の規模を示す資料
- 広告宣伝の方法、規模、回数、内容を示す資料
- メディアに採り上げられた記事掲載回数や内容を示す資料
- 商標の有名度を調べたアンケート資料
これらの事実を立証する証拠方法として、例えば次のものを準備します。
- 新聞、雑誌、カタログ、ちらし等の広告物
- 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書、帳簿
- 広告業者等の証明のある商標の使用状態を示す写真や動画
- 同業者、取引先、需要者等の証明書
- 公的機関の証明書
- 一般紙、業界紙、インターネット上の記事
これらのものは、紛争が実際に生じてから集め出したのでは裁判に間に合わない場合もあります。
特に当たり前過ぎるものほど証拠が残っていない場合が多いです。
これらのものは、後に過去の営業活動をまとめる資料としても役立ちますので、事業の歴史を記録するつもりで普段から資料の準備に努めるようにしてください。
(3-3) ポイント
バラバラの資料よりも、一連の流れの分かる複数の資料があることが望ましいです。日付を記録して、作成者の自署があった方がよりよいです。
(3-4) 証拠の集め方
公証制度の利用
公証制度を利用することが有効です。
過去に商標を使ったといっても、本人しか証言者がいない場合には証拠としてのインパクトが小さくなります。このため必要におうじて使用している商標を証拠書類とともに公証を受けておく等の方法が有効です。
郵便制度の利用
証拠物件を入れた郵便を自分あてに内容証明郵便で郵送する、引受時刻証明郵便等を利用する等の方法により、証拠を残すこともできます。
民間タイムスタンプなど
第三者の証明を得る意味で、民間業者の行っている日付証明サービスを利用する方法もあります。
（４）地域団体商標に対する先使用権
地域団体商標の商標権に対しても、一定の場合に先使用権を主張することができます。
商標法第32条の2
地域団体商標の商標権に対する先使用権を認める商標法条文は次の通りです。
第32条の2第1項
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。第２項
当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
商標法第32条の2
主な条件
地域団体商標の商標権が成立した場合、以前から地域団体商標の商標権に抵触する範囲で使用していた場合であっても、その商標を継続使用する場合には例外として先使用権が認められます。
ただし、先の一般的な先使用権の場合と比較して異なる点があります。
地域団体商標の商標権に対する先使用権の場合には、地域団体商標についての商標登録出願がされたときに、先使用権を主張する側の商標が有名になっていることを主張・立証することまでは要求されていません。
これは地域団体商標の商標は、そもそも地域名と商品等の普通名称とを組み合わせた文字商標であり、それまで誰もが自由に使えるはずであった商標が突然自由に使えなくなるからです。
ただし、このような誰もが自由に使える商標になるほど、過去に使っていた証拠を残していないなど、裁判での主張・立証が困難になる場合が多くなります。後日誰もが使える商標の使用の具体的な状態について主張・立証しなければならない日がくるとは誰も想像せず、油断しているからです。
また地域団体商標の商標権に対する先使用権が認められる商標は、実際に使っていた商標そのものだけです。過去に使っていればどのようなものでも自由に使えると拡張解釈すると、トラブルになりますので注意してください。
（５）無効審判により商標登録が無効になった後の先使用権
無効審判により商標登録が無効になった場合でも、一定の場合に元の商標権者は先使用権を主張することができます。
商標法第33条
無効審判により商標登録が無効になった場合に先使用権を認める商標法条文は次の通りです。
第33条第1項
次の各号のいずれかに該当する者が第46条第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
1 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
2 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
3 前2号に掲げる場合において、第46条第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者
商標法第33条
主な条件
無効審判により商標登録が無効になった場合であっても、無効審判前に使用している商標を有名にした場合には、その商標を継続使用する場合には例外として先使用権が認められます。
ただし、先使用権が認められるのは元の商標権者等に限定されています。既に存在した商標権者とは関係のない者に対しては先使用権は認められません。そもそも商標権に抵触するため、商標権者以外は商標を使用することができないからです。
（６）特許権が存続期間満了により消滅した後の先使用権
特許権が存続期間の満了により消滅した後でも、一定の場合に元の特許権者は先使用権を主張することができます。
商標法第33条の2
特許権が存続期間の満了により消滅した後の先使用権を認める商標法条文は次の通りです。
第33条の2第1項
商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
商標法第33条の2
主な条件
特許権と商標権とが互いに抵触する場合に、特許権が存続期間の満了により消滅した後の、元の特許権者側に先使用権が認められます。商標登録出願よりも先に出願していなくても、同日の特許出願の場合でも認められます。
商標権は存続期間の更新手続によりほぼ永遠に権利が存続しますが、特許権の存続期間が満了した後に自己の特許発明であった部分を実施できないのは不公平であるので、是正措置としてこのような先使用権が認められています。
なお、特許権についての専用実施権者等にも先使用権を主張することができます（商標法第33条の3）。
（７）先使用権についてのまとめ
(7-1) 手拍子に先使用権を主張しないこと
先使用権を主張する、ということは、相手方の商標権を侵害したことを認めたことになってしまいます。
というのは、先使用権は、相手方の商標権を侵害していることが前提となる権利だからです。
このため商標権侵害の事実がないのに先使用権を主張するとすれば、それは本末転倒です。
(7-2) 普段から活動の記録を残しておくこと
商標の先使用権は先に使っていれば問題がない、という制度ではなく、先に使っていたことを主張・立証する必要があります。この主張・立証で裁判所を納得させることができなければ、先使用権による保護を受けることができなくなります。
普段から不測の事態に備えて、営業活動や事業の記録はこまめに残しておくように注意してください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247