１．特許等は無効となり得ること
産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権及び商標権）は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。
特許権者や商標権者は、特許発明・登録商標の独占的な実施・使用が可能です。
特許権者や商標権者は、自ら実施・使用するだけでなく、第三者に実施・使用させることも可能です。
その際、特許権者・商標権者は第三者との間でライセンス契約を結びます。
第三者は、ライセンシーとして特許発明を実施したり、登録商標を使用したりできます。
また、第三者は、対価として、ライセンサーに対しロイヤルティを支払うのが通常です。
ただ、特許権や商標権は、審査を経て登録を受けた後、発生する権利です。
特許庁に所属する審査官が審査を担当します。
審査官の判断は基本的に信頼できるものの、審査官が判断を誤る場合もあります。
例えば、商標に関し、出願商標が先行登録商標に類似するにもかかわらず、非類似なものとして審査を通過する場合があります。
また、特許に関し、出願に係る発明に新規性や進歩性が認められたものの、審査の際引用された文献とは異なる文献によれば、新規性や進歩性が否定されるべき場合もあります。
これらの商標登録や特許には無効事由が存在するといえ、無効審判を請求された場合、登録商標や特許は初めから存在しなかったものとされます。
それでは、ライセンス契約に関する商標登録や特許が無効とされたとき、ライセンサーとライセンシーとの間の関係にはどのような影響が生じるのでしょうか。
２．ライセンシーの主張とその可否
まず、特許や商標登録が無効とされた場合、ライセンス契約は当然に終了すると解され、ライセンシーはライセンサーに対しロイヤルティを支払う義務はなくなります。
次に、ライセンシーが、既に支払ったロイヤルティの返還をライセンサーに求めた場合、かかる求めは認められるでしょうか。
特許や商標登録が無効とされた場合、それらは基本的に登録を受けるべきではなかったものであり、初めから存在しなかったものとされるものです。
ライセンシーの立場からみれば、ロイヤルティは本来支払う必要がなかったものであり、ロイヤルティの返還を求めるのも、心情的には理解できないものでもありません。
契約に特段の定めがない場合、ロイヤルティの返還を求めるため、前提として、ライセンス契約が無効であると主張することが考えられます（瑕疵担保責任はここでは除外して考えます）。
そして、ライセンス契約が無効といえるか否かは、ライセンシーに錯誤無効が認められるかにかかります。
（錯誤）
第９５条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
（民法９５条）
つまり、ライセンス契約を結んだものの、ライセンス契約の重要なポイントに錯誤があった場合、ライセンス契約は無効となります。
商標登録や特許が無効であればライセンシーが契約を結ばないことは主観的にも客観的にも認められ得るため、ライセンス契約の重要なポイントに錯誤があると一応いえそうです。
ただ、ライセンス契約の当事者は事業者です。
事業者は経済合理性に基づき行動するものであり、知的財産権の重要性に鑑みれば、事業者は、ライセンス契約を結ぶに際し、知的財産権の内容を検討することが求められているといえます。
特許に関し、比較的近時の裁判例は以下のような考えを示しています。
すなわち，本件実施契約は，営利を目的とする事業を遂行する当事者同士により締結されたものであり，その対象は，本件特許権（専用実施権）であるから，契約の当事者としては，取引の通念として，契約を締結する際に，契約の内容である特許権がどのようなものであるかを検討することは，必要不可欠であるといえる。
すなわち，合理的な事業者としては，「発明の技術的範囲がどの程度広いものであるか」，「当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度であるか」，「当該特許権（専用実施権）が，自己の計画する事業において，どの程度有用で貢献するか」等を総合的に検討，考慮することは当然であるといえる。
そして，「技術的範囲の広狭」及び「無効の可能性」については，特許公報，出願手続及び先行技術の状況を調査，検討することが必要になるが，仮に，自ら分析，評価することが困難であったとしても，専門家の意見を求める等により，適宜の評価をすることは可能であるというべきである。
（知財高判平成２１年１月２８日判時２０４４号１３０頁）
上記の裁判例に照らせば、特許が無効とされたとしても、検討を尽くしたといえなければ、ライセンシーには重大な過失が認められ、錯誤無効の主張が認められない場合も多くなりそうです。
商標登録に関しても、特許ほどではないにしても、事業者において、その有効性等の検討を求められることに変わりはないのではないかと考えられます。
また、そもそも、特許や商標登録は無効となるまでは有効なものとして扱われるのであり、ライセンス契約を結んだことにより実施や使用が可能となり、ライセンシーが事実上の利益を受けていたことに照らせば、ロイヤルティの返還の求めは認められないと考えることもできそうです。
３．おわりに
特許に関し、出願中の発明をライセンス契約の対象とするケースもあるところ、出願中の発明は新規性や進歩性が認められたものではなく、出願中の権利は不安定なものです。
かかる不安定さに照らすと、拒絶査定となった場合、特段の事情がなければ、錯誤無効を主張してロイヤルティの返還を求めることはできないと考えられます。
ただ、ロイヤルティの返還に関する争いを避けるためには、ライセンスの契約書において、少なくとも不返還条項を定めておくこと賢明であるといえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247